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quando un’insegna ed un marchio sono uguali ma appartengono a soggetti diversi

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AGGIORNATO IL 23/11/2020

insegne e marchiÈ bene sapere che:

  1. L’insegna identifica i locali dove si svolge l’attività imprenditoriale, è una sorta di emblema posto al di fuori dal locale e per esporla è opportuno che il titolare dell’attività commerciale ne chieda l’autorizzazione al Comune dove è ubicato l’immobile anche per il pagamento dei relativi tributi;
  2. Il marchio invece può essere registrato da chiunque (cioè anche da chi non è titolare di nessuna impresa) e identifica i prodotti e/o servizi dell’impresa;

Precisamente l’iscrizione dell’insegna presso il registro delle imprese e la registrazione come marchio del nome della società sono due cose diverse: la prima è disciplinata dal codice civile, mentre la registrazione dei marchi è disciplinata dalle norme del codice della proprietà industriale.

Un’insegna, al fine di non generare confusione tra la clientela, non deve essere simile o uguale ad un marchio registrato già esistente, idoneo a contraddistinguere un altrui similare prodotto o servizio.  Supponiamo invece il caso contrario, ossia che un marchio identico ad un’insegna preesistente nota solo a livello locale, venga depositato successivamente. Cosa accade in questa ipotesi?

In questa fattispecie l’insegna si comporta come se fosse un marchio di fatto, cioè il titolare può continuare ad usarla nei limiti del preuso: l’attività commerciale contraddistinta da quella insegna, resta per lo più “cristallizzata” nella cerchia locale dove è stata utilizzata l’insegna, senza più potersi espandere a livello geografico.

A quel punto, anche volendo, il titolare dell’insegna non potrà più registrare quella dicitura come marchio in quanto quest’ultimo è già stato registrato da un altro soggetto; egli non potrà quindi impedire alcunchè ad altri, ad eccezione di altrui attività di concorrenza sleale aventi ad oggetto condotte scorrette finalizzate all’accaparramento della clientela.

Ricordiamo infine che un marchio di nuova registrazione deve sempre possedere il requisito di novità; allora in casi analoghi alla fattispecie in esame sarà sempre opportuno valutare:

  • la novità del marchio che si intende registrare: se manca questo requisito il marchio è nullo;

  • il livello di notorietà dell’eventuale insegna esistente, la vicinanza e la localizzazione del suo raggio d’azione, sempre al fine di non creare confusione se si esercita un’attività simile o se il segno successivamente registrato è identico o simile a quello già utilizzato come insegna.

Vedi anche:

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quando il marchio è parzialmente tutelato anche se non è registrato

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AGGIORNATO IL 27/09/2021

marchio fattoCitando la fonte Wikipedia, il marchio di fatto è ”…un marchio che, pur non essendo registrato, gode di una particolare tutela…”. Questo significa che in taluni casi anche se il proprio segno distintivo non è stato registrato come marchio, può godere comunque di una seppur modesta tutela.

Chiariamo comunque che i diritti di un marchio di fatto saranno sempre inferiori a quelli di un marchio registrato: il proprio segno diventa “marchio di fatto” ed è quindi tutelabile, quando lo si è usato per un certo tempo, magari in un ambito territoriale ristretto, ed ha acquisito “capacità distintiva”.

La capacità distintiva permette al consumatore di riconoscere e distinguere il prodotto con il “marchio di fatto” da altri similari. Difatti, grazie alla sua funzione distintiva, il marchio consente di creare un legame tra i consumatori e i prodotti di un’impresa, rendendo immediata e spontanea l’associazione tra le caratteristiche del prodotto e l’azienda produttrice. Questi due fattori (il tempo d’uso e la capacità distintiva) sono spesso però difficili da dimostrare.

In un eventuale procedimento legale tra un marchio di fatto ed uno registrato (magari uguali tra loro), quali diritti ha il marchio di fatto? Supponiamo che il titolare del marchio di fatto sia riuscito a dimostrare la notorietà locale del suo segno, in tal caso i due marchi coesisteranno in quel determinato territorio senza che nessuno dei due possa impedire all’altro di esistere.

A questo punto nascono però delle differenze tra i due marchi dell’esempio: il marchio registrato avendo una tutela più ampia, può impedire ad altri di usare un segno uguale o simile, oppure può espandersi in tutti i Paesi nei quali è registrato, mentre il marchio di fatto non potrà impedire ad altri alcunchè e dovrà rimanere circoscritto alla porzione di territorio iniziale, senza quindi possibilità di espandersi.

In definitiva, se è vero che un marchio di fatto ha una sua tutela, è anche vero che un marchio registrato ha diritti e possibilità di tutela di gran lunga superiori. Si tenga infine conto che un marchio registrato dura 10 anni rinnovabili un numero indefinito di volte, mentre il marchio di fatto decade nel momento in cui non li si utilizza più.

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