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Come e perchè registrare

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Perchè è importante registrare?

  • per avere un uso esclusivo del marchio ed impedirne a terzi l’utilizzo;
  • per poter avviare un procedimento di opposizione in caso di utilizzo illecito da parte di terzi;
  • per guadagnare dall’eventuale concessione in licenza del marchio;
  • per possedere un “bene immateriale” che può potenzialmente raggiungere valori elevatissimi.

Infatti il titolare di un marchio registrato può impedire ad altri di usare un segno uguale o simile al suo nella medesima classe di appartenenza. Il titolare di un marchio di fatto  invece non potrà impedire ad altri nulla: solo nell’ipotesi di notorietà locale (da dimostrare), in caso ad esempio di opposizione da parte di un marchio registrato uguale o anche simile al suo, potrà continuare ad operare ma dovrà necessariamente rimanere circoscritto nella sua piccola porzione di territorio in cui è noto, senza ledere l’altrui interesse.

Si tenga infine conto che un marchio registrato dura 10 anni rinnovabili un numero indefinito di volte, mentre un marchio di fatto decade nel momento in cui non lo si utilizza più.

Un nome per poter essere efficace e diventare un buon brand deve essere convincente, originale e toccare la sfera emotiva del consumatore di riferimento.

Altrettanto importante è la sua parte grafica (il logo) che deve rappresentare esattamente ciò che si vuole trasmettere, avere un significato intrinseco al fine di garantire il giusto impatto verso l’utente finale.

Prima di registrare, oltre ai requisiti propri dei marchi è importante sapere che non è possibile usare:

  1. termini solo descrittivi (cioè che coincidono con il prodotto o servizio che rappresenta ad es. bella casa);
  2. termini generici e di uso comune (che appartengono a tutti ad esempio extra, super, mega etc.).

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Quali i requisiti

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AGGIORNATO IL 07/09/2020

Diciamo subito che è possibile registrare il nome di una band come marchio purchè abbia i requisiti propri dei marchi:

1. capacità distintiva, cioè deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità la band senza creare confusione con altre;
2. liceità, cioè il nome della band non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume;
3. novità, cioè il nominativo non dev’essere identico o simile ad altri marchi già registrati nella medesima classe.

La scelta del nome di una band è fondamentale per avere successo: i gruppi più importanti vantano nomi originali, intramontabili nella storia del panorama musicale.

La registrazione a livello nazionale è da farsi presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (oppure clicca qui), mentre quella a livello comunitario presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (oppure clicca qui).

In realtà il legislatore non ha disciplinato questa specifica casistica e quindi quello di registrare il marchio di una band, può non essere l’unico modo per tutelarsi. Un altro modo potrebbe essere quello di ricorrere al concetto di “marchio di fatto”.

A tal proposito, ricordiamo che il proprio segno diventa “marchio di fatto” ed è quindi tutelabile, quando lo si è usato per un certo tempo, magari in un ambito territoriale ristretto, ed ha acquisito “capacità distintiva”, cioè l’utente lo riconosce perché noto e riesce a distinguerlo da prodotti similari.

La tutela del “marchio di fatto” sarà naturalmente “più blanda” e presenterà diversi limiti, tra i quali quello dell’onere probatorio che dovrà fondarsi sul preuso e sulla capacità distintiva, entrambi spesso difficili da dimostrare (ne abbiamo parlato qui).

Non è possibile invece la registrazione del nome della band presso la SIAE; solo le composizioni musicali della band andranno dichiarate alla SIAE territorialmente competente o presso la Direzione Generale di Roma.

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quando un’insegna ed un marchio sono uguali ma appartengono a soggetti diversi

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AGGIORNATO IL 23/11/2020

insegne e marchiÈ bene sapere che:

  1. L’insegna identifica i locali dove si svolge l’attività imprenditoriale, è una sorta di emblema posto al di fuori dal locale e per esporla è opportuno che il titolare dell’attività commerciale ne chieda l’autorizzazione al Comune dove è ubicato l’immobile anche per il pagamento dei relativi tributi;
  2. Il marchio invece può essere registrato da chiunque (cioè anche da chi non è titolare di nessuna impresa) e identifica i prodotti e/o servizi dell’impresa;

Precisamente l’iscrizione dell’insegna presso il registro delle imprese e la registrazione come marchio del nome della società sono due cose diverse: la prima è disciplinata dal codice civile, mentre la registrazione dei marchi è disciplinata dalle norme del codice della proprietà industriale.

Un’insegna, al fine di non generare confusione tra la clientela, non deve essere simile o uguale ad un marchio registrato già esistente, idoneo a contraddistinguere un altrui similare prodotto o servizio.  Supponiamo invece il caso contrario, ossia che un marchio identico ad un’insegna preesistente nota solo a livello locale, venga depositato successivamente. Cosa accade in questa ipotesi?

In questa fattispecie l’insegna si comporta come se fosse un marchio di fatto, cioè il titolare può continuare ad usarla nei limiti del preuso: l’attività commerciale contraddistinta da quella insegna, resta per lo più “cristallizzata” nella cerchia locale dove è stata utilizzata l’insegna, senza più potersi espandere a livello geografico.

A quel punto, anche volendo, il titolare dell’insegna non potrà più registrare quella dicitura come marchio in quanto quest’ultimo è già stato registrato da un altro soggetto; egli non potrà quindi impedire alcunchè ad altri, ad eccezione di altrui attività di concorrenza sleale aventi ad oggetto condotte scorrette finalizzate all’accaparramento della clientela.

Ricordiamo infine che un marchio di nuova registrazione deve sempre possedere il requisito di novità; allora in casi analoghi alla fattispecie in esame sarà sempre opportuno valutare:

  • la novità del marchio che si intende registrare: se manca questo requisito il marchio è nullo;

  • il livello di notorietà dell’eventuale insegna esistente, la vicinanza e la localizzazione del suo raggio d’azione, sempre al fine di non creare confusione se si esercita un’attività simile o se il segno successivamente registrato è identico o simile a quello già utilizzato come insegna.

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quando il marchio è parzialmente tutelato anche se non è registrato

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AGGIORNATO IL 27/09/2021

marchio fattoCitando la fonte Wikipedia, il marchio di fatto è ”…un marchio che, pur non essendo registrato, gode di una particolare tutela…”. Questo significa che in taluni casi anche se il proprio segno distintivo non è stato registrato come marchio, può godere comunque di una seppur modesta tutela.

Chiariamo comunque che i diritti di un marchio di fatto saranno sempre inferiori a quelli di un marchio registrato: il proprio segno diventa “marchio di fatto” ed è quindi tutelabile, quando lo si è usato per un certo tempo, magari in un ambito territoriale ristretto, ed ha acquisito “capacità distintiva”.

La capacità distintiva permette al consumatore di riconoscere e distinguere il prodotto con il “marchio di fatto” da altri similari. Difatti, grazie alla sua funzione distintiva, il marchio consente di creare un legame tra i consumatori e i prodotti di un’impresa, rendendo immediata e spontanea l’associazione tra le caratteristiche del prodotto e l’azienda produttrice. Questi due fattori (il tempo d’uso e la capacità distintiva) sono spesso però difficili da dimostrare.

In un eventuale procedimento legale tra un marchio di fatto ed uno registrato (magari uguali tra loro), quali diritti ha il marchio di fatto? Supponiamo che il titolare del marchio di fatto sia riuscito a dimostrare la notorietà locale del suo segno, in tal caso i due marchi coesisteranno in quel determinato territorio senza che nessuno dei due possa impedire all’altro di esistere.

A questo punto nascono però delle differenze tra i due marchi dell’esempio: il marchio registrato avendo una tutela più ampia, può impedire ad altri di usare un segno uguale o simile, oppure può espandersi in tutti i Paesi nei quali è registrato, mentre il marchio di fatto non potrà impedire ad altri alcunchè e dovrà rimanere circoscritto alla porzione di territorio iniziale, senza quindi possibilità di espandersi.

In definitiva, se è vero che un marchio di fatto ha una sua tutela, è anche vero che un marchio registrato ha diritti e possibilità di tutela di gran lunga superiori. Si tenga infine conto che un marchio registrato dura 10 anni rinnovabili un numero indefinito di volte, mentre il marchio di fatto decade nel momento in cui non li si utilizza più.

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