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Vediamo perchè

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La rappresentazione di segni distintivi a sfondo calcistico è carente di una forte identità concettuale in relazione a prodotti e/o servizi commercializzati con quel marchio nel settore sportivo.

Lo ha stabilito la Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) in seguito ad una diatriba che riguardava l’opposizione presentata dalla Panini avverso la registrazione di un marchio depositato dall’ex calciatore Jurgen Klinsmann visivamente molto simile a quello della nota casa editrice.

Inizialmente la Commissione accoglieva le ragioni avanzate dalla Panini ma in seconda battuta, dopo l’opposizione presentata da Klinsmann, ha ritenuto di stabilire che la difformità tra i due segni è tale da non recare confusione; quindi ha concluso affermando che non vi è somiglianza e pertanto il marchio può essere registrato.

La Commissione ha precisato che il rischio di confusione “deve essere determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, sulla base dell’impressione complessiva da questi prodotta”.

Pertanto, nel caso di specie la valutazione non ha rilevato alcuna somiglianza:

  1. Visiva perchè i due marchi sono dissimili cioè non sono uguali;
  2. Fonetica in quanto sono figurativi e non vi è somiglianza di suono;
  3. Concettuale perchè non c’è un concetto chiaro da associare al segno (debolezza concettuale).

Una somiglianza di fatto tra i marchi sussiste quando gli stessi sono parzialmente identici per almeno uno dei tre punti elencati sopra. La rappresentazione di un calciatore deve essere considerata come debole.

Come regola generale, è importante sapere che l’utilizzo di parole, espressioni e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del prodotto contraddistinto, conferiscono ad un marchio una maggiore capacità distintiva rendendolo “forte”. Il marchio forte è quindi molto fantasioso e si discosta dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue.

Pertanto, quanto più un marchio sarà considerato descrittivo (cioè semplicemente descrittivo di alcune qualità del prodotto) tanto più risulterà debole; in questo caso risulterà scarsa anche la tutela di cui potrà godere nei confronti di marchi simili (ne abbiamo parlato qui). 

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un esempio pratico

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marchio-debole-forteCome regola generale, una delle caratteristiche che deve possedere un marchio per essere valido è la capacità distintiva; in virtù di ciò, un marchio privo di tale carattere non può essere registrato o, qualora qualcuno abbia tentato di farlo, può essere annullato.

Per chiarire, non può essere registrato un marchio composto solo da termini generici di uso comune e che appartengono a tutti (ad esempio le denominazioni generiche di prodotti/servizi o gli aggettivi); cioè non potrebbe mai essere registrare il marchio “casa bella”.

Può succedere però che un marchio meramente generico e descrittivo, acquisisca una certa distintività grazie all’uso protratto nel tempo ed al supporto pubblicitario. E’ il fenomeno del c.d. “secondary meaning” che si verifica quando un marchio da debole (perché privo di originalità) diventa forte.

Pertanto anche un marchio descrittivo qual è ad esempio la parola “divano” può potenzialmente acquisire nel tempo distintività. E’ esattamente ciò che è accaduto al marchio “Divani & Divani” la cui importanza sul mercato nazionale ed estero è decisamente nota a tutti.

La “Divani & Divani” conveniva in giudizio la meno conosciuta casa produttrice “Divini & Divani” contestandole una certa confondibilità con il suo marchio. La Corte di Cassazione le ha dato ragione ribaltando il giudizio espresso dalla Corte di Appello.

Quest’ultima riteneva che il ben noto marchio pugliese fosse debole perché costituito da una parola di uso comune qual è appunto “divani” e che la ripetizione della suddetta parola intervallata dalla “e” commerciale non potesse costituire requisito di originalità.

La Suprema Corte ha riconosciuto invece il fenomeno del secondary meaning; pertanto “Divani & Divani”, marchio inizialmente debole. diventa forte sul mercato proprio grazie al suo successo ottenuto attraverso un’ampia diffusione pubblicitaria e propaganda del prodotto.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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il caso “riminifiera”

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AGGIORNATO IL 29/03/2021

rimini fieraUn marchio inizialmente debole perché privo di originalità può acquisire successivamente notorietà e trasformarsi in un marchio forte: è quello che è accaduto al marchio “Riminifiera” il cui uso protratto nel tempo gli ha donato carattere distintivo e notorietà.

“Riminifiera” è un marchio puramente descrittivo e quindi inizialmente debole perché composto da due parole (“rimini” e “fiera”) le quali non garantiscono nessuna originalità; la prima è infatti un luogo geografico, mentre l’altra è un termine assolutamente generico.

In generale, termini o espressioni che sono di uso comune indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva, il che si traduce in una maggiore difficoltà di tutela in caso di lite. Il marchio forte è invece molto fantasioso e più facile da difendere (ne abbiamo parlato qui).

Il marchio “Riminifiera” ha acquisito capacità distintiva attraverso il fenomeno del “secondary meaning” (ne abbiamo parlato qui) e quindi è maggiormente tutelabile; esso inoltre ha ottenuto la cosiddetta “tutela ultramerceologica”, cioè una tutela estesa a tutte le classi. Infatti quando un marchio è noto si può considerare tutelato in tutte le 45 classi della Classificazione di Nizza.

La “tutela ultramerceologica” garantita dalla legge serve ad impedire che dei terzi traggano un vantaggio economico dalla notorietà altrui e ad evitare di generare confusione nel consumatore (ne abbiamo parlato qui).

Così si è pronunciata la Suprema Corte (Cassazione n. 14342/03) sul marchio “Riminifiera” riconoscendone la titolarità alla Rimini Fiera Spa, che per vent’anni lo ha utilizzato come marchio di fatto sia a livello nazionale che internazionale. Il preuso ne ha determinato l’uso esclusivo rendendo nullo un marchio simile registrato dalla Riminifiere Srl la quale, giocando scorrettamente sul tempo, aveva l’ intento di appropriarsi del noto marchio eliminando la società rivale.

L’uso protratto nel tempo del marchio di fatto “Riminifiera”, ha permesso alla società di acquisire quella notorietà tale da essere facilmente riconoscibile da parte di un utente medio. “Riminifiera” si è rafforzato con l’utilizzo continuo riuscendo, grazie a mirate campagne di comunicazione, a conquistare quel carattere distintivo idoneo a contraddistinguerlo da servizi simili.

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marchio forte e deboleMolti marchi vengono depositati nonostante risultino molto “deboli” e, quindi, difficilmente tutelabili; vogliamo pertanto nuovamente chiarire gli importanti concetti di marchio “forte” e “debole” (ne abbiamo già parzialmente parlato qui).

 

Marchio FORTE

Un marchio sarà tanto più forte ed efficace quanto più sarà originale e fantasioso, riuscendo nell’obbiettivo di colpire l’immaginazione dei consumatori. Immediata conseguenza è che l’utilizzo di parole, espressioni e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del prodotto contraddistinto, conferiranno ad un marchio una maggiore capacità distintiva rendendolo “forte”.
Il marchio forte è quindi molto fantasioso e si discosta dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue (in esso non compaiono quindi aggettivi). Esso è privo anche di riferimenti geografici.
Ad esempio, se attribuiamo ad un martello il nome “UGO”, avremo un marchio molto forte poiché molto lontano dal prodotto contraddistinto.
Un marchio forte rende anche più incisiva la sua tutela: infatti, se il marchio è forte saranno ritenuti confondibili rispetto ad esso anche i segni che presentano minime alterazioni grafiche e concettuali.

Marchio DEBOLE

Termini o espressioni che sono di uso comune o che fanno riferimento a prestazioni del prodotto, per esempio super, extra od altri aggettivi, indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva.
Ad esempio, se volessimo registrare il marchio “SUPER MARTELLO” per contraddistinguere un martello, il marchio risulterebbe piuttosto debole perché privo di fantasia nonché strettamente legato all’articolo rappresentato.
Pertanto, quanto più un marchio sarà considerato descrittivo (cioè semplicemente descrittivo di alcune qualità del prodotto) tanto più risulterà debole; in questo caso risulterà scarsa anche la tutela di cui potrà godere nei confronti di marchi simili (quindi anche piccole variazioni potranno escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità).

Ing N. Marzulli

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analizziamo le differenze

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AGGIORNATO IL 14/09/2020

Quali sono le differenze tra un marchio verbale ed uno figurativo?

Il marchio verbale consiste in una dicitura semplicemente digitata su una tastiera, a caratteri di stampa, ossia del tutto priva di caratteri personalizzati, colori, grafica e/o logo; si tratta quindi di una scritta senza alcuna componente grafica. Quando si deposita un marchio verbale viene pertanto tutelata la/e parola/e e non il suo aspetto esteriore (cioè con quali caratteri e colori viene scritta).

Il marchio è figurativo quando invece possiede una grafica personalizzata e/o dei caratteri di fantasia e/o dei colori e/o un logo. Quando si effettua il deposito di un marchio figurativo, vengono pertanto tutelati sia i termini utilizzati che l’aspetto esteriore (cioè caratteri personalizzati, colori, grafica, logo).

Prima di depositare un marchio, pertanto, è importante avere le idee ben chiare e decidere se depositare un marchio costituito solo da parole, da parole + grafica o soltanto da grafica.

La decisione su quale tipo di registrazione effettuare, può dipendere dall’esistenza o meno un logo:

  •  se si dispone di un logo, la scelta è ovviamente quella di un marchio verbale;
  •  se invece si è realizzato un marchio dotato di un minimo di aspetto esteriore,   sarebbe opportuno registrarlo come figurativo anche perchè i consumatori   memorizzano più facilmente un’immagine che una parola.

Oppure, un altro criterio interessante per decidere se registrare un marchio come verbale o figurativo, potrebbe derivare dalla valutazione della sua forza:

  • se si tratta di un marchio foneticamente forte, quindi piuttosto originale ed innovativo, potrebbe essere sufficiente registrarlo come verbale svincolandosi quindi dal suo aspetto esteriore;
  • se il marchio invece è debole perchè il suo nome potrebbe far pensare al prodotto/servizio che si commercializzerà, al titolare converrà allora registrarlo come figurativo perchè acquisterà forza.

È bene sapere che se si registra un marchio comunitario che presenta lettere alfabetiche diverse da quelle in uso nell’UE, dovrà essere depositato come marchio figurativo.

È inoltre utile ricordare che la tutela del proprio marchio contro eventuali altri depositati posteriormente, si estende non solo ai marchi identici ma anche a quelli simili sia verbalmente che foneticamente (ne abbiamo parlato qui)

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quando un marchio da “debole” può diventare “forte”

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MILKA-un esempio di secondary meaningSe al momento del deposito della domanda di marchio quest’ultimo è troppo generico e difetta di originalità, può comunque rafforzarsi successivamente acquisendo quella “capacità distintiva” che inizialmente mancava. In altre parole, un marchio inizialmente privo di sufficiente capacità distintiva (spesso dovuta a mancanza di originalità), può acquisirla in seguito all’uso che ne viene fatto nel tempo, passando quindi da “debole” a “forte”; è il fenomeno del “secondary meaning”.

I concetti di marchio “debole” e “forte” sono stati già trattati in questo articolo, mentre il concetto di “capacità distintiva” è stato affrontato in quest’altro; in sintesi, una delle caratteristiche che deve possedere un marchio è la capacità distintiva il che implica che non possono essere registrati come marchio d’ impresa i segni privi di tale carattere, come le denominazioni generiche di prodotti o servizi o le loro indicazioni descrittive.

Un marchio è definito “debole” quando non è dotato di capacità distintiva, viceversa è considerato “forte”; pertanto grazie al “secondary meaning” se un marchio non è inizialmente originale, può diventarlo successivamente attraverso strategie di comunicazione che da debole lo fanno diventare forte.

Infatti un marchio può acquistare capacità distintiva e non essere nullo, grazie all’uso protratto nel tempo dopo o prima della registrazione. Il secondary meaning si verifica quando una parola in origine di uso comune, quindi priva di carattere distintivo, non può inizialmente essere registrata come marchio.

Succede però che, in seguito, con l’uso continuato del prodotto o servizio, quella parola acquisisca un significato secondario, idoneo a contraddistinguere i prodotti o i servizi. L’uso continuato da parte dell’impresa fa ottenere quel carattere individualizzante che mancava al prodotto e nel frattempo il prodotto conquista la notorietà diventando facilmente riconoscibile dal consumatore.

Altri fattori che contribuiscono a renderlo noto sono l’estensione produttiva da parte dell’impresa e gli investimenti della stessa nell’attività di comunicazione, utili per promuovere il prodotto. Un esempio evidente è quello della ben conosciuta marca di cioccolato Milka; l’iniziale marchio di colore “lilla” nella classe del cioccolato, passò da debole a forte grazie ad un’idonea campagna di comunicazione e marketing, che oggi differenzia il cioccolato Milka da prodotti similari.

Ing. N. Marzulli – Avv. A. Zambetti

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Come il Giudice decide nei conflitti tra marchi

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giudizio-contraffazione-del-marchioLa soluzione del conflitto nascente dalla violazione dei diritti di esclusiva (contraffazione) conferiti dalla registrazione del marchio (ad es.  registrazione del marchio nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) richiede un’analisi complessa e individuale, non standardizzabile. Nel corso degli anni, tuttavia, sono stati elaborati dei criteri di valutazione certi e uniformemente osservati, anche nell’ambito del diritto comunitario ed internazionale, sì da orientare la soluzione dei casi controversi di violazione dei diritti di esclusiva sul marchio registrato.

È da precisare che presupposto necessario perchè si possa parlare di contraffazione del marchio registrato è la confondibilità cioè la possibilità che, mediante utilizzo di un segno distintivo, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Tale rischio di confusione per il pubblico è particolarmente intenso quando il segno distintivo è non solo identico o simile al marchio registrato ma è anche utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli distinti con il marchio registrato.

L’esame di confondibilità tra il marchio registrato e un segno simile utilizzato per distinguere prodotti o servizi identici e/o affini deve essere diretto in primo luogo ad accertare la presenza di caratterizzazioni che, complessivamente considerate, possano produrre il rischio di creare nel pubblico quella confusione sulle attività delle imprese e sull’origine dei prodotti e dei servizi che la tutela del  marchio registrato intende evitare. Tali caratterizzazioni si apprezzano essenzialmente sotto i profili  grafico-visivo, fonetico e concettuale:  è il cd. criterio della Valutazione globale e sintetica del segno distintivo nelle sue componenti distintive Fonetica, Visuale, Concettuale. (altro…)

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