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La sua forza

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Sappiamo che un marchio per poter essere registrato deve essere dotato di novità, liceità e, soprattutto, capacità distintiva. La distintività di un marchio è un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, in quanto consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice.

La capacità distintiva implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè:

  1. le denominazioni generiche di prodotti o servizi di uso comune, in quanto appartengono a tutti: ad esempio non può certo essere richiesto l’uso esclusivo di termini come “bio”, “latte” etc.;
  2. le indicazioni puramente descrittive, cioè quando il nome del marchio coincide con il prodotto o servizio che deve rappresentare, o quando ne racconta solo le caratteristiche (ad esempio il nome del marchio di una porta è “super porta”).

La mancanza di “capacità distintiva” del marchio, è uno dei principali motivi che possono portare all’annullamento di un marchio.  

Un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può tuttavia acquisirla in un secondo momento: questo ad esempio si verifica con una forte ed efficace campagna pubblicitaria, la quale può infatti portare i consumatori a riconoscere distintamente un marchio.

Per comprendere quanto forte possa essere il contributo di un’efficace campagna pubblicitaria (nonché della sua eventuale assenza), citiamo il recente caso dei marchi dei vaccini Covid-19: i marchi dei singoli vaccini Comirnaty, Vaxevria o Jannsen non hanno subito quella spinta propulsiva mediatica necessaria a far ricordare al consumatore finale il loro nome. Gli utenti hanno imparato benissimo i nomi delle case farmaceutiche produttrici Pfizer, Astrazeneca, Johnson&Johnson ma i rispettivi marchi dei vaccini hanno subito una spinta tardiva nella comunicazione.

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il caso del Cubo di Rubik

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AGGIORNATO IL 24/05/2021

marchio-tridimensionale-cubo-di-rubikPer registrare come marchio la forma tridimensionale di un prodotto o di una confezione, essa deve possedere carattere di distintività, ossia un consumatore dev’essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice dalla sola vista della sua forma, cioè senza la visione del logo o di ogni altra indicazione.

Un altro requisito fondamentale è che detta forma non dev’essere diretta conseguenza dalle sue caratteristiche funzionali: ad esempio la forma di un chiodo non è di fantasia ma è diretta conseguenza del fatto che deve poter perforare se battuto sulla testa (ne abbiamo parlato qui).

Quindi per poter registrare un marchio tridimensionale è necessario escludere dalla registrazione i segni composti esclusivamente dalla forma del prodotto funzionale per ottenere un risultato tecnico.

In generale diciamo che un marchio di forma è costituito da una forma tridimensionale o comprende una tale forma. Può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto. Alcuni famosi esempi di marchi tridimensionali registrati presso l’EUIPO possono essere il marchio nel quale viene rappresentata la famosa batteria nera e rame o ancora il marchio consistente nella rappresentazione di una delle più famose bibite gassate al mondo, la Coca-Cola.

Chiariamo ulteriormente: se la forma è di mera fantasia e non ha nulla a che vedere con quella che deve obbligatoriamente avere il prodotto per risolvere un problema tecnico sarà possibile la registrazione, mentre se la forma estetica è necessariamente funzionale alla risoluzione del problema tecnico allora in questo caso non sarà possibile registrarlo.

Il caso creatosi sul ben noto Cubo di Rubik aiuterà la comprensione: la sua forma era stata inizialmente registrata come marchio tridimensionale, ma un’azienda concorrente si era in seguito attivata per far annullare il marchio.

Ci è alla fine riuscita appellandosi alla Corte di Giustizia UE che con una interessante sentenza nega la validità del relativo marchio tridimensionale. Secondo la Corte la forma a griglia cubica era funzionale alla risoluzione di un problema tecnico e quindi non era possibile alcuna registrazione. Se la forma invece fosse risultata svincolata dall’obiettivo funzionale allora la registrazione sarebbe stata possibile.

E’ cioè evidente che se voglio fare un puzzle tridimensionale, perché di questo si tratta, sono costretto ad adottare necessariamente quella forma a cubo con struttura a griglia e quindi qualsiasi tipo di registrazione con questi presupposti verrebbe rifiutata.

E’ possibile nel caso di specie solo ottenere un brevetto che dura 20 anni ma non è possibile effettuare una registrazione come marchio perchè durerebbe indefinitamente.

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un esempio pratico

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marchio-debole-forteCome regola generale, una delle caratteristiche che deve possedere un marchio per essere valido è la capacità distintiva; in virtù di ciò, un marchio privo di tale carattere non può essere registrato o, qualora qualcuno abbia tentato di farlo, può essere annullato.

Per chiarire, non può essere registrato un marchio composto solo da termini generici di uso comune e che appartengono a tutti (ad esempio le denominazioni generiche di prodotti/servizi o gli aggettivi); cioè non potrebbe mai essere registrare il marchio “casa bella”.

Può succedere però che un marchio meramente generico e descrittivo, acquisisca una certa distintività grazie all’uso protratto nel tempo ed al supporto pubblicitario. E’ il fenomeno del c.d. “secondary meaning” che si verifica quando un marchio da debole (perché privo di originalità) diventa forte.

Pertanto anche un marchio descrittivo qual è ad esempio la parola “divano” può potenzialmente acquisire nel tempo distintività. E’ esattamente ciò che è accaduto al marchio “Divani & Divani” la cui importanza sul mercato nazionale ed estero è decisamente nota a tutti.

La “Divani & Divani” conveniva in giudizio la meno conosciuta casa produttrice “Divini & Divani” contestandole una certa confondibilità con il suo marchio. La Corte di Cassazione le ha dato ragione ribaltando il giudizio espresso dalla Corte di Appello.

Quest’ultima riteneva che il ben noto marchio pugliese fosse debole perché costituito da una parola di uso comune qual è appunto “divani” e che la ripetizione della suddetta parola intervallata dalla “e” commerciale non potesse costituire requisito di originalità.

La Suprema Corte ha riconosciuto invece il fenomeno del secondary meaning; pertanto “Divani & Divani”, marchio inizialmente debole. diventa forte sul mercato proprio grazie al suo successo ottenuto attraverso un’ampia diffusione pubblicitaria e propaganda del prodotto.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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Il logo Ikea

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AGGIORNATO IL 7/12/2020

Quando si decide di registrare un marchio, il titolare deve decidere se depositare un logo:

  1. a colori rivendicando quindi dei colori ben precisi;
  2. in bianco/nero; questa scelta non è da sottovalutare in quanto ci sono pro e contro in entrambi i casi.

Il marchio a colori è un tipo di marchio rappresentato solo dal colore o da combinazioni di colori, privo di scritto o accompagnato da esse.

Per un logo a colori, in generale, un colore dona identità ad un marchio facilitandone la riconoscibilità; c’è un legame molto stretto tra brand e colore, da valutare con ponderazione in quanto rappresenta un elemento aggiuntivo di fondamentale importanza.

Psicologicamente, un consumatore che si trova di fronte ad un marchio lo memorizza prima visivamente e, solo in un secondo momento, verbalmente. E’ pertanto indubbio che la presenza di uno o più colori, facilitano la memorizzazione complessiva del marchio.

Un utente percepisce all’istante il colore di un prodotto e lo associa subito alla relativa marca prima ancora di averne letto il nome (ne abbiamo parlato qui). Il colore può dunque conferire un’efficacissima distintività e caratterizzazione ad un prodotto.

Facciamo un esempio: il logo del famoso colosso Ikea è composto dai colori giallo e blu il che, oltre a renderlo riconoscibile anche solo dai colori, gli dona un’identità tale da far sorgere dubbi sull’originalità di un prodotto provvisto del medesimo marchio però nei colori bianco e rosso.

Rinunciare al colore significa quindi perdere un importante elemento di distintività, che aiuta nel riconoscimento di un marchio e nella conseguente scelta di un prodotto da esso contraddistinto. Bisogna inoltre ricordare che registrare un marchio a colori nazionale o comunitario, non comporta nessun costo aggiuntivo.

La scelta della registrazione di un marchio in bianco/nero, è solitamente dettata dalla previsione di utilizzarlo in diverse varianti di colore (senza cioè un’unica variante di colore preferita); è una scelta legittima ma è importante notare che in questo caso non si aiuta certo il consumatore a memorizzare il marchio!

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la registrazione come marchio di un numero

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AGGIORNATO IL 07/11/2022

marchio numerico famosoIn Italia è possibile registrare come marchio anche un singolo numero; si può cioè procedere ad esempio alla registrazione del solo numero “1”. Analogo discorso vale, in Italia, per singole lettere dell’alfabeto. I marchi devono essere costituiti da segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, quindi è possibile registrare non soltanto parole e immagini ma anche lettere e cifre. E’ proprio il Codice della Proprietà Industriale che disciplina e ammette tale possibilità.

C’è però da porre attenzione ad una caratteristica che non deve mancare, ovvero la “distintività” del marchio: il numero scelto come marchio deve cioè distinguere un determinato prodotto/servizio e non limitarsi a “descrivere” quella che ad esempio è una sua caratteristica. 

Un esempio aiuterà a comprendere la differenza tra un marchio distintivo ed uno meramente descrittivo: se siete appassionati di motociclismo probabilmente sapete che il numero “46” è strettamente legato al pilota Valentino Rossi che lo ha anche registrato come marchio; tale numero distingue quel pilota e non è in alcun modo descrittivo, cioè non fa riferimento a nulla in particolare (ad esempio il numero di titoli mondiali conquistati ecc.). Se si cercasse invece di registrare il marchio “18+” per identificare un servizio per soli adulti, questo non si distinguerebbe in alcun modo ma sarebbe solo descrittivo di un servizio dedicato a maggiorenni.

Questa regola non vale però in tutti i Paesi; in Svizzera, ad esempio, ciò non avviene. In questo Paese, sia le lettere dell’alfabeto che i numeri non possono essere registrati come marchi perché vengono considerati segni non dotati di carattere distintivo ma che devono necessariamente essere considerati di pubblico dominio.

In ambito Comunitario invece, una recente sentenza del Tribunale dell’Unione Europea ha stabilito che è possibile la registrazione di numeri come marchi comunitari, purchè siano dotati di carattere distintivo (come spiegato precedentemente) e non semplicemente descrittivo dei prodotti/servizi che rappresentano.  Anche in Germania ed in Croazia i numeri possono essere registrati purchè in possesso delle medesime caratteristiche individuate dal Tribunale dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha seguito lo stesso orientamento del Tribunale e ha dato il via alla possibilità di registrare tutti i segni grafici, compresi i numeri, purchè abbiano carattere distintivo. 

Concludiamo dicendo che un altro importante elemento da considerare, prima di depositare un marchio numerico, è la sua parte grafica che ne esalta l’unicità (ad esempio il marchio “Seven”), conferendogli anche la possibilità di acquisire una certa rinomanza (ne abbiamo parlato qui).

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si possono registrare anche solo dei colori

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marchio di colore Una certa combinazione di colori è in grado di rendere un prodotto immediatamente riconoscibile e distinguibile dagli altri; il colore dona infatti un impatto visivo che cattura l’attenzione e può condizionare un acquisto. Un utente percepisce all’istante il colore di un prodotto e lo associa subito alla relativa marca prima ancora di averne letto il nome.

Il colore può dunque conferire un’efficacissima distintività e caratterizzazione ad un prodotto; è questo il principale motivo per cui è possibile registrare come marchio uno o più colori abbinati tra loro. È cioè possibile registrare come marchio la sola combinazione di più colori, senza alcuna dicitura abbinata.

Una combinazione di colori registrata come marchio, potrà essere utilizzata su un prodotto, un macchinario, per identificare un servizio e così via. Un esempio quotidiano lo ritroviamo quando per strada cerchiamo un distributore di carburante; le strutture dei vari impianti di erogazione, sono contraddistinte da un ben preciso abbinamento di colori. Capita un po’ a tutti di associare immediatamente il colore alla casa madre anche senza leggerne il nome.

Si può registrare come marchio anche solo un colore; in questo caso si esclude però che possa essere impiegato un “colore puro”, privo cioè di variazioni cromatiche. Il motivo è rappresentato dal fatto che l’esclusiva di utilizzo di quel determinato “colore puro” non può essere data a nessuno, cioè non può essere limitata ad un solo soggetto.

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Feb
01
2013

Marchio nullo

attenzione alla scelta del marchio: può venire annullato

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marchio nulloPrendiamo spunto da una recente sentenza che ha annullato un marchio perchè poco originale e semplicemente descrittivo. La sentenza è recente (gennaio 2013) ed è stata emessa dal Tribunale dell’Unione Europea; essa ha riguardato il marchio “ecodoor” che, come è facile intuire, si riferisce ad una porta con caratteristiche ecologiche.

È evidente che il marchio in questione non ha un’identità definita, necessaria invece a portare il consumatore a distinguere il prodotto da altri analoghi; il marchio in oggetto è infatti costituito da due termini assolutamente generici in quello specifico settore. In dettaglio, il marchio è composto dalle parole “eco” e “door” ad identificare una porta (door) con caratteristiche ecologiche (eco).

Produrre una “porta” ed attribuirle il marchio ”porta…” non conferisce nessuna originalità e distintività al marchio; questi è cioè meramente descrittivo del prodotto. Per chiarire, fra le aziende che producono “porte”, nessuna può arrogarsi il diritto esclusivo di utilizzare il termine “porta” ne tantomeno impedire ad altri (in quel settore) di utilizzare il termine “porta” per un loro prodotto.

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Cos’è e quando ricorrere ad esso

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marchio tridimensionaleNei vari articoli legati ai marchi, si è spesso detto che questi possono anche essere tridimensionali, ossia riguardare le forme dei prodotti e le loro confezioni. Va però subito sottolineato che registrare un marchio tridimensionale, è possibile solo quando trattasi di forma non consueta, arbitraria o di fantasia.

Detta forma non deve però possedere caratteristiche funzionali innovative, nel qual caso la tutela viene solitamente ottenuta tramite brevetti(in specie per modello d’utilità). Circa invece la similitudine con i modelli di design (che proteggono anche loro l’aspetto esteriore di un prodotto o confezione), alcune definizioni sono effettivamente quasi sovrapponibili, il che rende difficoltosa la valutazione circa il ricorso all’una o all’altra forma di tutela.

La regola generale che emerge da alcune sentenze in materia, è che la forma tridimensionale di un prodotto (o confezione) deve possedere, da sola, carattere di distintività, ossia un consumatore dev’essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice, dalla sola vista della sua forma senza il contributo del marchio o di ogni altra indicazione.

Tale elemento non è però affatto semplice da connotare; la Corte di Giustizia Europea è stata più volte chiamata in causa in occasione di ricorsi contro decisioni ostative verso registrazioni di marchi tridimensionali. A volte è successo che dei marchi tridimensionali siano stati registrati in una nazione ed abbiano invece ricevuto parere negativo nel momento in cui sono stati estesi a livello comunitario.

Ciò fa capire che le differenze fra un marchio tridimensionale ed un modello di design, sono tutt’altro che ben definite ed ingenerano spesso dubbi interpretativi. Un utile elemento di valutazione (oltre alla distintività) è dato dalla differenza tra prodotti aventi una forma intrinseca o meno.

Un prodotto che possiede una forma intrinseca, significa che è conformato in un ben definito modo discendente direttamente dalle sue caratteristiche (ad esempio un chiodo); in tal caso la sua confezione dovrà assecondare tale forma intrinseca e difficilmente potrà essere oggetto di una domanda di marchio tridimensionale.

Un prodotto che non possiede una forma intrinseca, significa che non ha una sua forma definita (ad esempio un liquido) e si adatta ad una confezione di qualsiasi forma; in tal caso è più facile che una confezione possa essere oggetto di una domanda di marchio tridimensionale, sempre però a condizione che la stessa possegga distintività ed abbia una forma di fantasia.

Ing. N. Marzulli

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