cosa è opportuno fare quando si deposita un marchio

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AGGIORNATO IL 05/02/2024

Il marchio è un segno distintivo che contraddistingue i prodotti e/o servizi che un’impresa intende commercializzare e/o fornire. Forniamo di seguito 4 utili consigli che è opportuno mettere in pratica prima di procedere con la registrazione di un marchio:

1. FARE UNA RICERCA PRIMA DI REGISTRARE UN MARCHIO NON È OBBLIGATORIO MA È CONSIGLIABILE
   Una preventiva ricerca di identità o similitudine (a seconda che si voglia evidenziare marchi identici o molto simili nella medesima classe), è sempre consigliabile per limitare (ma non escludere del tutto) i rischi di opposizione od azioni legali conseguenti a contraffazione di marchi già esistenti (ne abbiamo parlato qui).
2. EVITARE DI DEPOSITARE UN MARCHIO IDENTICO O MOLTO SIMILE AD UNO GIA’ REGISTRATO NELLA MEDESIMA CLASSE DI PRODOTTI E/O SERVIZI
   Qui ancora emerge l’importanza della ricerca di anteriorità: se sappiamo che esiste un marchio identico o molto simile al nostro, evitiamo di procedere con il deposito. Il rischio di incorrere in diffide da parte di chi detiene un marchio anteriore è elevato.
3. UN MARCHIO PER POTER ESSERE DEPOSITATO NON DEVE ESSERE DESCRITTIVO O AVERE TERMINI GENERICI E/O DI USO COMUNE
   Un marchio è “descrittivo” quando coincide con il prodotto o servizio che rappresenta (es. scarpe, quadro, libro etc.) o quando ne racconta solo le caratteristiche. Un marchio meramente descrittivo non può essere registrato (per legge). I “termini generici” o di “uso comune” appartengono invece a tutti e non ne può essere richiesto l’uso esclusivo; può trattarsi di aggettivi (ad esempio extra, super, mega etc.), o di termini usati abitualmente da chiunque.
4. INDIVIDUARE TUTTI I PRODOTTI E/O SERVIZI PRESENTI E FUTURI CHE IL MARCHIO CONTRADDISTINGUERA’
   Nel momento in cui si registra un marchio è opportuno pensare sia al prodotto o servizio che l’azienda offre al momento della registrazione, sia ai prodotti/servizi da sviluppare nel futuro; se quindi si presume di estendere in futuro il marchio ad altre categorie di prodotti/servizi, è consigliabile inserire classi aggiuntive nella domanda iniziale poichè non sarà più possibile farlo in futuro.

Infatti è utile sapere che l’elenco dei prodotti/servizi inseriti in una domanda di marchio può essere ridotto ma non ampliato: in altri termini non è possibile aggiungere successivamente al deposito altri prodotti, servizi o classi.

Vedi anche:

• • che significa il SIMBOLO R
  • REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE 

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quali errori evitare

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La domanda che spesso si pone chi vuole creare e registrare un marchio è: qual’è il nome giusto che dovrebbe utilizzare un’azienda per identificare al meglio la sua attività, un suo prodotto o un suo servizio? Sono due gli aspetti da considerare: uno attiene la sua efficacia dal punto di vista visivo/comunicativo, mentre l’altro interessa la sua efficacia come “marchio”.

Nel primo caso ci limitiamo a dire che un nome per essere efficace dev’essere convincente, originale e toccare la sfera emotiva del consumatore di riferimento. Altrettanto importante è la sua parte grafica (il logo) che deve rappresentare esattamente ciò che si vuole trasmettere ed avere il giusto impatto verso l’utente finale.

Circa il secondo aspetto, poniamo l’accento su due errori molto comuni da evitare se non si vuole ledere l’efficacia del marchio nel momento della sua registrazione:

• uso di termini solo descrittivi;
• uso di termini generici e di uso comune.

Un marchio è “descrittivo” quando coincide con il prodotto o servizio che rappresenta (es. scarpe, quadro, libro etc.) o quando ne racconta solo le caratteristiche. Un marchio meramente descrittivo non può essere registrato (per legge), pertanto ciò rappresenta un impedimento assoluto.

I “termini generici” o di “uso comune” appartengono invece a tutti e non può certo essere richiesto l’uso esclusivo; può trattarsi di aggettivi (ad esempio extra, super, mega etc.), o di termini usati abitualmente da chiunque. Questi termini rendono il marchio debole (in quanto privo di fantasia) e dal punto di vista giuridico sono scarsamente tutelabili.

In definitiva, quanto più ci si allontana dalle caratteristiche intrinseche di un prodotto o servizio, tanto più il marchio diventa forte perché acquisisce un’ampia capacità distintiva in termini di originalità: non sarà meramente descrittivo delle qualità del prodotto ed avrà una sua precisa identità, il che renderà il suo nome unico sul mercato e, pertanto, facilmente memorizzabile e non confondibile con altri.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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