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Quando si viola il marchio

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L’attuale dilagante fenomeno della vendita di prodotti usati on line ci porta a riflettere circa l’ipotesi di violazione dei diritti di proprietà industriale (qual è il marchio) di cui gode ad esempio il titolare di un capo di abbigliamento. Come regola generale diciamo subito che il titolare di un diritto di proprietà industriale può vantarne il diritto esclusivo sino a quando il suo prodotto venga da lui stesso messo in commercio o presti il suo consenso alla commercializzazione (art. 5 Codice Proprietà Industriale).

Pertanto le pretese del titolare della privativa si esauriscono nel momento della vendita del prodotto. Esiste però la possibilità che il titolare del marchio si possa attivare laddove il prodotto sia stato significativamente manipolato risultando alterato in modo da non garantirne più l’originaria qualità.

Potenzialmente questa regola vale per gli operatori che trattano un gran numero di prodotti ed in linea generale non è possibile addurre la contraffazione del marchio nell’ipotesi di rivendita da parte di terzi di beni usati se gli stessi risultino autentici. Ma quando ad esempio un capo di abbigliamento contraddistinto da un marchio viene alterato e commercializzato, in questo caso sussiste la contraffazione ed un potenziale rischio di confusione per il consumatore finale circa l’origine del bene e le sue qualità, a maggior ragione per i prodotti on line di marchi noti.

Circa la contraffazione ricordiamo che se un marchio è famoso non è sufficiente prendere in considerazione solo il rischio di confusione, bisogna tener conto anche del fatto che colui che copia un marchio noto si avvantaggia della sua rinomanza. Pertanto la sua tutela diventa doppia e quindi rafforzata poichè sussiste il rischio di diluizione, cioè il rischio di diluire la forza di un marchio che gode di rinomanza.

Il fenomeno della diluizione del marchio (anche detto “corrosione”) si verifica quando viene lesa la capacità distintiva di un determinato marchio, ossia quando questo non è più in grado di far pensare ad un prodotto specifico; ciò può accadere quando si diffondono una miriade di marchi simili ad esso, al punto che se un consumatore vede quel marchio non lo associa più ad un prodotto specifico ma ad una generica categoria di prodotti tutti con caratteristiche simili tra loro (ne abbiamo parlato qui).

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Lo strumento per tutelarsi dalla contraffazione

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Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo di vietare l’utilizzazione, senza autorizzazione, da parte di terzi dello stesso marchio o di un marchio simile al proprio nella medesima classe di prodotti e/o servizi. Il suo uso illegittimo può consistere in una riproduzione:

  1. identica di un marchio registrato per prodotti e/o servizi identici;
  2. simile di un marchio registrato per prodotti e/o servizi identici.

La riproduzione deve essere tale da confondere il consumatore, il quale assocerà i due segni e acquisterà in errore un prodotto credendo essere l’originale.

Proprio in questi casi interviene uno strumento molto efficace: il servizio di sorveglianza. Il servizio di sorveglianza previene e tutela il titolare dalla contraffazione contrastando usi non legittimi del proprio marchio. Tale ricerca, affidata a professionisti specializzati nella proprietà intellettuale ed industriale, permette di sorvegliare, attraverso l’investigazione delle banche dati di interesse, l’esistenza di segni distintivi identici e/o simili richiesti o già registrati come marchio in data successiva alla registrazione del proprio.

La sorveglianza di un marchio consente di essere tempestivamente informati del deposito di marchi identici o simili a quello sorvegliato, in modo da poter agire legalmente. Attivare un servizio di sorveglianza significa quindi monitorare i registri e le banche dati mondiali allo scopo di individuare i depositi di domande di registrazione di marchio che potrebbero essere in conflitto con il proprio marchio.

Dopo aver individuato il marchio che lede il nostro mercato di riferimento, le misure più idonee per agire potrebbero consistere in:

  • opposizione alla registrazione;
  • invio di una lettera di diffida al contraffattore.

Il servizio di sorveglianza marchi, è quindi essenziale per tutelare e proteggere il patrimonio di un’impresa; tale servizio può essere acquistato tramite la nostra comoda piattaforma on line cliccando qui.

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L’importanza della sorveglianza

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Un consumatore ripone fiducia in un prodotto a marchio noto e quando lo riconosce è portato ad acquistarlo senza indugio perchè sicuro delle sue indiscusse qualità. La contraffazione, consiste proprio nella riproduzione abusiva di un marchio registrato in modo da confondere il consumatore circa la provenienza del prodotto.

Il suo uso illegittimo può concretizzarsi in una riproduzione:

  • identica di un marchio registrato per prodotti e/o servizi identici;
  • simile di un marchio registrato per prodotti e/o servizi identici che comprenda anche solo alcuni elementi essenziali di un marchio (ad esempio il marchio “Trony” riprodotto con la “i” al posto della “y”)

La riproduzione deve essere tale da indurre in inganno il consumatore e portarlo ad associare i due segni. Oltre alla potenzialità ed idoneità confusoria, ingannevole o pregiudizievole dell’utilizzo del marchio identico o simile a quello registrato per la realizzazione della contraffazione del marchio, un altro elemento essenziale è l’assenza di consenso da parte del titolare del marchio registrato.

Difatti il titolare del marchio registrato può vietare a terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o di immettere i prodotti in commercio o di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; inoltre può vietare di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. Questo anche perchè dalla rinomanza di un marchio è possibile trarre vantaggio o recare pregiudizio a discapito del marchio registrato.

Strumento efficace per prevenire o reagire alla contraffazione e ad usi non legittimi del proprio marchio è la sorveglianza. Tale ricerca, affidata ad un professionista specializzato nella proprietà intellettuale, permette di sorvegliare, attraverso l’investigazione delle banche dati di interesse, l’esistenza di segni distintivi identici e/o simili richiesti o già registrati come marchio in data successiva alla registrazione del proprio marchio (ne abbiamo parlato qui).

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Vediamo se è possibile

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Riprodurre un marchio famoso con citazione ironica, a scopo umoristico a mo’ di parodia può essere un atto lecito ma con dei ben precisi limiti. Facciamo un esempio: supponiamo di voler riprodurre in modo scherzoso il marchio “Armani” e pensiamo di volerne fare il verso utilizzando la dicitura “Armadi”, è possibile?

Diciamo subito che due marchi simili di cui uno rappresenti la versione umoristica dell’altro può non generare conflitto e l’utilizzo può essere considerato lecito a patto che la parodia non rechi:

  1. un vantaggio economico al titolare del marchio umoristico;
  2. un pregiudizio al marchio originario sfruttandone la notorietà.

Può accadere però che il vantaggio economico risulti indiretto e, pertanto non immediatamente percepibile ma realizzabile nel tempo. E’ bene quindi applicare sempre la regola generale che è quella della non confondibilità: un marchio non deve essere confondibile con un marchio antecedente già registrato nella stessa classe.

La confondibilità è la possibilità che, mediante utilizzo di un segno distintivo, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Tale rischio di confusione per il pubblico è particolarmente intenso quando il segno distintivo è non solo identico o simile al marchio registrato ma è anche utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli distinti con il marchio registrato (ne abbiamo parlato qui).

Per chiarire meglio il concetto, citiamo una recente pronuncia della Cassazione Penale circa il ritiro o meno dal mercato di alcuni articoli del settore abbigliamento (Fake Lab), caratterizzati dalla rappresentazione sfacciatamente ironica di immagini satiriche create avendo in mente marchi noti. Si trattava della riproduzione di marchi famosi quali Prada, Dior etc. con grafiche caricaturali. Per la Suprema Corte tale attività non aveva uno scopo imitativo ma di parodia e rappresentava un’indiscussa originalità artistica tale da non creare confusione e non sfociare nel reato di contraffazione che, invece, è la capacità di un prodotto falso di confondersi con l’originale.

In seguito anche il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla diffusione di altri articoli sempre a marchio Fake Lab ma, contrariamente all’orientamento della Cassazione Penale, in questo caso il giudice ne aveva ordinato il ritiro dal mercato. Il Tribunale adduceva l’evidenza dell’interesse economico non riscontrando nulla di artistico, ritenendo invece sussistere la contraffazione del marchio e la concorrenza sleale.

Pertanto, non essendoci univocità giurisprudenziale, l’esposizione ad un rischio di confondibilità sino a sfociare in una ipotesi di reato di contraffazione è sempre dietro l’angolo, a maggior ragione se trattasi di marchi noti.

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Quando è illecito?

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Sappiamo che la produzione e/o distribuzione di merci contraffatte costituisce un illecito. Ma lo è anche il suo acquisto? E se sì, sempre?

Diciamo subito che se l’acquisto di prodotti esteri aventi un marchio contraffatto non è destinato ad uso personale, rientra nell’attività illecita e pertanto tale attività sarà perseguibile penalmente. E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea.

In particolare riguardo l’acquisto da parte di un privato di merce contraffatta, la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato un concetto importante: quando l’attività di acquisto avviene frequentemente e riguarda un certo volume di prodotti come ad esempio un lotto, si tratterà di attività commerciale destinata non certo al consumo personale ma alla vendita.

Quindi non commette reato chi acquista un paio di occhiali non originali piuttosto che un orologio contraffatto, se si tratta di acquisto singolo destinato esclusivamente ad uso personale.

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che deve essere valutato come “uso in commercio”, secondo quanto disciplinato dall’art. 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2008/95 anche l’attività di un privato che, pur non avendo e non esercitando un’attività commerciale, riceve dall’estero e distribuisce sul mercato prodotti palesemente non destinati all’uso privato senza il consenso del titolare del marchio.

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in alcuni casi è responsabile il gestore del sito

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richiesta rimozione marchioSe un soggetto risulta l’utilizzatore online di un marchio altrui, può NON essere ritenuto responsabile se ha comunicato all’ente gestore del proprio sito di rimuoverlo nel rispetto dei tempi stabiliti. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE in una recente sentenza.

In questo caso, la responsabilità per indebito utilizzo del marchio altrui ricadrà sull’ente che cura il sito online. La diatriba oggetto della controversia vedeva come protagonisti da un lato un’officina rivenditrice di automobili e come ricorrente una ben nota casa produttrice.

La società venditrice di auto, a seguito della risoluzione del contratto per l’utilizzo del marchio della famosa casa costruttrice, si era attivata per la cancellazione del noto brand da tutti i suoi siti internet ma senza alcun esito positivo. Anche attraverso l’utilizzo del motore di ricerca Google comparivano risultati che facevano riferimento al rivenditore come officina autorizzata.

Naturalmente l’esibizione non veritiera del marchio può indurre in errore il consumatore che crede di potersi affidare ad una officina autorizzata che nei fatti tale non risulta essere. Pertanto, per tutelare la sua immagine la nota casa produttrice decide di fare ricorso.

La questione giunge dinanzi ai giudici della Corte di Giustizia UE che sciolgono la disputa sostenendo che l’officina autorizzata si era in effetti prodigata, anche per iscritto, per l’eliminazione dai siti internet di ogni riferimento al marchio in questione ma senza alcun risultato e che tale iniziativa la liberava da ogni responsabilità che invece ricadeva sul gestore del sito che non aveva provveduto alla rimozione.

Pertanto, nel caso in questione, il gestore rifiutando di dar seguito alla espressa richiesta dell’inserzionista di eliminare l’annuncio con ogni riferimento al marchio, vede di conseguenza ricadere su di lui ogni responsabilità liberando l’inserzionista dal reato di indebito utilizzo.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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un’innovazione nella lotta alla contraffazione

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younivocalPensate ad un qualcosa in grado di riconoscere senza margine di errore l’autenticità di un prodotto e di conseguenza utile strumento per combattere la contraffazione. Ebbene, un dispositivo del genere esiste ed ha il nome Younivocal; vediamo di cosa si tratta.

E’ un dispositivo digitale nato dalla mente creativa di quattro studiosi, vincitore di “Changemakers for Expo Milano 2015“, patrocinato da Expo e Telecom Italia; Younivocal è in grado di riconoscere l’autenticità di un prodotto onde contrastarne la contraffazione ed il furto. Si tratta di un’etichetta interattiva che utilizza la tecnologia NFC (Near Field Communication) e la firma digitale attraverso i certificati inseriti all’interno delle etichette.

L’etichetta può essere apposta su qualsiasi prodotto commerciale (abbigliamento, scarpe, borse, gioielli, cosmetica etc.) ed è dotata di un microchip con all’interno una firma digitale capace di comunicare con un qualsiasi smartphone; come funziona?

E’ di facile utilizzo, basta scaricare sul proprio smartphone un’apposita applicazione gratuita; dopo questa operazione entrando in un negozio per un qualsiasi acquisto, sarà sufficiente accostare l’etichetta al prodotto di interesse per ottenere la scheda completa dell’articolo con tutte le sue caratteristiche, tipologia e provenienza.

Ciò avviene con assoluta precisione perché il dispositivo è collegato ad una firma digitale e, pertanto, l’etichetta non potrà essere falsificata in alcun modo. La novità consiste anche nel fatto che in caso di furto sarà possibile fare una segnalazione in via anonima e potrà essere revocato il certificato di firma digitale identificando il prodotto come “rubato”.

La curiosità è che nulla esclude che questa tecnologia possa essere estesa anche per altre necessità simili; infatti i quattro ragazzi sostengono che potrebbe essere applicata anche ai collari digitali.

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le soluzioni alla dilagante “moda” dei prodotti contraffatti

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imitazioneIl dato di fatto è che siamo letteralmente circondati da prodotti contraffatti: borse, scarpe, abiti, giocattoli, alimenti, gioielli, cosmetici e farmaci. Nella maggior parte dei casi, si acquista un prodotto contraffatto perché non ci si può permettere il prodotto originale però si desidera comunque ostentarlo.

In altri casi interviene addirittura il fenomeno “moda”, che vuole il ricorso al prodotto contraffatto come dimostrazione di furbizia o come divertimento, con l’autogiustificazione derivante dalla voglia di punire la griffe di turno giudicata troppo avida. Secondo stime recenti, l’Italia è al terzo posto nell’Unione europea per consumo di merci contraffatte.

Ciò dimostra che il settore della contraffazione “tira”; l’imprenditoria criminale ne cavalca quindi l’onda del successo e punta sulla qualità dei prodotti contraffatti. Recenti sequestri mostrano prodotti fatti talmente bene da mettere in crisi persino il perito consultato dai finanzieri per esaminare la merce contraffatta.

Capi fasulli sono stati sequestrati persino dai rivenditori ufficiali, il che è la dimostrazione circa la qualità che hanno raggiunto i prodotti contraffatti. Urgono pertanto validi strumenti per contrastare il fenomeno ed evidenziare i prodotti contraffatti. Allo scopo, riportiamo due notizie riguardanti due sistemi brevettati che servono a tutelare i produttori ed a dimostrare inequivocabilmente la natura contraffatta del prodotto eventualmente sequestrato.

“…Per tutelare i prodotti del Made in Italy, e in particolare il ‘Made in Brianza’, la Camera di Commercio di Monza lancia ‘Digitally Made in Brianza’, la nuova etichetta digitale per combattere la contraffazione. Il sistema si basa su uno sticker, ‘Ologramma 4G’: un nuovo sistema di etichettazione digitale che partendo dalla struttura del codice a barre (QR code) permette di rendere fruibile in modo interattivo “la carta d’identità” del prodotto e dell’impresa – spiegano i promotori -, sia in funzione anticontraffazione, sia in funzione promozionale. Lo sticker 4G è composto dall’ologramma della Camera di commercio di Monza e Brianza e contiene il codice ‘Bee tagg’, che consente l’accesso ai dati tramite smartphone e tablet, e il codice seriale, che assicura l’accesso ai dati dei prodotti attraverso la sezione dedicata del sito internet ‘Digitally Made in Brianza’.
‘Ologramma 4G’ oltre a rendere tracciabili i beni, tutelare il brand dell’azienda e l’unicità dei suoi prodotti, offre una garanzia ai clienti che ancora prima dell’acquisto sono consapevoli di entrare in possesso di un prodotto originale, controllato e sicuro…”
Fonte: Il giorno Monza Brianza

“…C’è chi ha inventato un sistema per tracciare i prodotti e verificarne l’originalità: si chiama Italcheck, una tecnologia per dare una risposta alla contraffazione e all’Italian Sounding, paralleli illegali ed oscuri della filiera produttiva del nostro Paese. Ogni azienda accreditata Italcheck, dopo rigidi controlli, può avvalersi per i propri prodotti di un QR code e di un IC-code che danno la possibilità al consumatore ovunque nel mondo di verificarne l’autenticità, il lotto o il numero di serie. Italcheck parla Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Cinese, Giapponese, Russo, Arabo. L’utilizzo di questa smart utility sarà possibile attraverso il proprio smartphone, tablet o pc, per un moderno ritorno alle origini oggi sinonimo di eccellenza…”
Fonte: La repubblica

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I vantaggi di un’opposizione tempestiva

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procedura di opposizioneCon la nuova procedura di opposizione istituita per i marchi nazionali, si ha la possibilità di agire tempestivamente contro un marchio simile o identico al proprio, sospendendolo prima che entri sul mercato e, soprattutto, risparmiando tempo e denaro. Per fare ciò è preventivamente necessaria la sorveglianza periodica delle banche dati, per verificare se vengano depositati nuovi marchi uguali o molto simili al proprio, tali quindi da costituire una potenziale minaccia di confondibilità con conseguente perdita di mercato e, spesso, di immagine.

I vantaggi che derivano da una tempestiva azione di opposizione ad una domanda di marchio appena depositata, sono molteplici e ne forniamo ora una sintesi: grazie a questa procedura si può ottenere immediatamente la sospensione di una domanda di registrazione di un marchio potenzialmente pericoloso, senza dover ricorrere a posteriori a percorsi legali più tortuosi (e spesso più onerosi) che, soprattutto, devono solitamente porre rimedio ad una situazione in cui il marchio registrato posteriormente al proprio, ha già provocato “danni” di immagine e/o di mercato.

I tempi e i costi di una procedura di opposizione, sono estremamente ridotti: essa dev’essere avviata entro 3 mesi dalla pubblicazione del marchio oggetto di opposizione sul Bollettino dei Marchi (4 mesi per marchi internazionali), e comporta spese dell’ordine di qualche centinaio di euro; entro tale termine, si sospende ed impedisce subito la diffusione del marchio sul mercato, evitando danni di immagine e commerciali.

(altro…)

Imitazione di un marchio

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contraffazione marchioLa contraffazione del marchio si sostanzia nell’uso non legittimo di un marchio, identico o simile ad altro marchio oggetto di registrazione, per distinguere prodotti identici o affini o, qualora il marchio registrato abbia acquisito lo status di marchio che gode di rinomanza, anche prodotti non affini. La registrazione del marchio si effettua depositando formale domanda di registrazione del marchio.

In Italia il deposito della domanda di registrazione del marchio italiano si effettua presso l’U.I.B.M. – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso ogni Camera di Commercio provinciale oppure mediante in modalità  telematica (deposito online). L’esame della domanda di registrazione del marchio, come di ogni altro titolo di proprietà industriale per cui si chieda la registrazione o il brevetto, è di competenza esclusiva dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La registrazione del marchio costituisce, secondo la  normativa italiana compilata nel Codice di Proprietà Industriale,  il titolo di proprietà industriale Marchio Registrato. Al titolare del diritto di proprietà industriale – Marchio Registrato –  il Codice di Proprietà Industriale conferisce diritti esclusivi esercitabili contro chiunque e oggetto di ampia tutela. In particolare, il titolare del marchio registrato  ha  facoltà di fare uso esclusivo del marchio per tutto il periodo di validità della registrazione, rinnovabile illimitatamente.  (altro…)

Sorvegliare un Marchio

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AGGIORNATO IL 27/06/2022

sorveglianzaLa sorveglianza di un marchio consente di essere tempestivamente informati del deposito di marchi identici o simili a quello sorvegliato, così da poter depositare un’eventuale opposizione entro i termini fissati dalla Legge; attivare un servizio di sorveglianza significa quindi monitorare i registri e le banche dati mondiali allo scopo di individuare i depositi di domande di registrazione di marchio che potrebbero essere in conflitto con i propri marchi.

Il servizio di sorveglianza viene operato da un professionista specializzato nella Proprietà Intellettuale, e consente di approntare tempestivamente le misure più idonee per far rispettare i diritti derivanti dal proprio marchio. Tra queste citiamo:

  • opposizione alla registrazione;
  • invio di una lettera di diffida al contraffattore;
  • avvio di un’azione legale.

In merito all’opposizione, ricordiamo che risulta attiva la procedura semplificata di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa Italiani: l’opposizione alla registrazione di un marchio italiano può essere depositata entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale dei marchi pubblicato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Con la diffida si intima invece al contraffattore di ritirare una domanda o di limitare una domanda di marchio confondibile a determinati prodotti e/o servizi, per evitare ogni rischio di confusione con il proprio marchio.

L’azione civile di contraffazione è infine necessaria laddove il presunto contraffattore, non dia seguito alle richieste esposte nella diffida perché, in buona o cattiva fede, si ritiene legittimato ad usare quel marchio.

Il marchio è di grande importanza strategica nel moderno mercato competitivo, e rappresenta un ingente valore patrimoniale in seno al bilancio di un’impresa. Diventa quindi fondamentale la protezione di questo patrimonio immateriale dal rischio di contraffazione operato da concorrenti nazionali ed esteri.

Il servizio di sorveglianza marchi, è quindi essenziale per tutelare e proteggere il patrimonio di un’impresa; tale servizio può essere acquistato cliccando qui.

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La merce contraffatta

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AGGIORNATO IL 28/03/2022

contraffazioneLe seguenti domande e risposte hanno lo scopo di chiarire alcuni concetti legati alla “contraffazione”, onde consentire al titolare di un diritto di Proprietà Intellettuale (nonché a chiunque altro) di acquisire una maggiore consapevolezza sul suo significato e sulle sue implicazioni.

Con il termine “contraffare” si intende la riproduzione di un bene in maniera tale che venga scambiato per l’originale ovvero produrre, importare, vendere o impiegare prodotti o servizi coperti da proprietà intellettuale.

Che cosa si intende per merce contraffatta?
Per merce contraffatta si intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali (definizione Reg. (CE) n. 1383/2003).

E per le altre merci che violano i diritti di privativa?
Più in generale, violano, i diritti di proprietà intellettuale le merci che ledono diritti relativi a brevetti, indicazioni di provenienza geografica dei prodotti, disegni industriali, certificati protettivi complementari e privativa nazionale per ritrovati vegetali.

Cosa viene contraffatto oggi?
Oggi si falsifica di tutto. La creatività dei falsari non conosce limiti e contrariamente ad un opinione largamente diffusa, ovvero che i beni maggiormente contraffatti sono quelli voluttuari e di lusso, i cinque prodotti maggiormente contraffatti o piratati a livello mondiale sono gli oggetti in pelle, le sigarette, i giocattoli, i CD e DVD nonché i tessili.

Quali sono i pericoli della contraffazione per il consumatore?
La contraffazione di determinati prodotti (si pensi ad esempio farmaci, tabacchi, alimentari, giocattoli e abbigliamento) è considerata un pericolo per il consumatore, in quanto, oltre al danno economico potrebbero comportare rischi per la salute dello stesso (da allergie causate da tinture nocive su tessuti portati a contatto con il corpo, a malattie o addirittura morte per farmaci contraffatti, a danni anche gravi a causa di giocattoli fabbricati ad esempio con materiale infiammabile). Infatti, questi prodotti del mercato illecito, essendo fuori dal controllo di qualità delle multinazionali produttrici, sono fabbricati con materie prime di bassissima qualità che non aderiscono ai rigorosi standard  previsti e che creano spesso gravi danni al consumatore.

Nel caso in cui il consumatore sia vittima di una frode da contraffazione a chi può rivolgersi?
Il consumatore può comunicare un’eventuale caso di contraffazione all’apposito Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, che trasmetterà poi le informazioni alle competenti forze di polizia.
Questi i recapiti:
• tel. 06 47055437 attivo dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi);
• fax. 06 47055390;
• email anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it .

Cosa accade ad un consumatore che acquista beni contraffatti?
Dal 2005 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che attualmente, dopo una recente modifica, varia da 100 ad un massimo di 7.000 euro, per l’acquirente finale di beni contraffatti.

Nel caso in cui l’acquirente sia un operatore commerciale?
Una sanzione più grave è prevista nel caso “l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale”; in questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro.
In taluni casi, chi acquista merce di sospetta provenienza può essere punito con l’arresto fino a sei mesi o con ammenda, come sancisce l’art. 712 del Codice Penale.
Per i prodotti italiani, poi, esiste una particolare tutela giuridica: la Finanziaria del 2004 (Legge n° 350/2003, art. 4 comma 49), recentemente inasprita dalla cd. Legge sviluppo (L.99/2009), ha previsto infatti l’applicazione della sanzione penale prevista dall’art. 517 C.P. in materia di «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci» per chi importa, esporta e commercializza prodotti che riproducono falsamente la dicitura Made in Italy. Una nuova norma, poi, il D.L. 135/2009, conv. nella L.166/2009, ha introdotto nuove misure per meglio tutelare i prodotti realizzati  interamente in Italia, per i quali, cioè, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed  il  confezionamento  sono  compiuti esclusivamente sul territorio italiano (cd. 100% made in Italy).

Fonte UIBM

Vedi anche:

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Provvedimenti di urgenza

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provvedimenti di urgenzaQuando viene apposto su un prodotto un marchio identico o simile ad uno regolarmente registrato, si potrebbe indurre il generico consumatore ad acquistare il prodotto contraffatto. Ciò determina per il titolare del marchio originale un inevitabile danno economico (minori vendite e minori introiti), nonché un danno d’immagine derivante dal fatto che il marchio contraffatto è spesso apposto su prodotti di qualità inferiore.

Per questa ragione è necessario reagire con decisione ad eventuali contraffazioni, decidendo sull’opportunità di ricorrere all’autorità giudiziaria in via d’urgenza; è possibile ottenere il sequestro delle merci contraffatte e/o dei mezzi impiegati per produrle; è possibile, altresì, ottenere, sempre in via d’urgenza, un provvedimento del giudice che ingiunga al contraffattore di astenersi dal proseguire la sua attività illecita, sotto minaccia di ulteriori sanzioni pecuniarie. È inoltre possibile avviare un procedimento ordinario per ottenere il risarcimento dei danni arrecati dalla contraffazione.

Per i residenti in Italia, ci si può avvalere anche della tutela penale, nel caso in cui l’attività di contraffazione possa integrare gli estremi di uno degli specifici reati previsti dal codice penale (ad esempio gli artt. 473 e 474 c.p.). (altro…)

Come il Giudice decide nei conflitti tra marchi

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AGGIORNATO IL 29/08/2022

giudizio-contraffazione-del-marchioLa soluzione del conflitto nascente dalla violazione dei diritti di esclusiva (contraffazione) conferiti dalla registrazione del marchio (ad es.  registrazione del marchio nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) richiede un’analisi complessa e individuale, non standardizzabile. Nel corso degli anni, tuttavia, sono stati elaborati dei criteri di valutazione certi e uniformemente osservati, anche nell’ambito del diritto comunitario ed internazionale, sì da orientare la soluzione dei casi controversi di violazione dei diritti di esclusiva sul marchio registrato.

È da precisare che presupposto necessario perchè si possa parlare di contraffazione del marchio registrato è la confondibilità cioè la possibilità che, mediante utilizzo di un segno distintivo, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Tale rischio di confusione per il pubblico è particolarmente intenso quando il segno distintivo è non solo identico o simile al marchio registrato ma è anche utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli distinti con il marchio registrato.

L’esame di confondibilità tra il marchio registrato e un segno simile utilizzato per distinguere prodotti o servizi identici e/o affini deve essere diretto in primo luogo ad accertare la presenza di caratterizzazioni che, complessivamente considerate, possano produrre il rischio di creare nel pubblico quella confusione sulle attività delle imprese e sull’origine dei prodotti e dei servizi che la tutela del  marchio registrato intende evitare. Tali caratterizzazioni si apprezzano essenzialmente sotto i profili  grafico-visivo, fonetico e concettuale:  è il cd. criterio della Valutazione globale e sintetica del segno distintivo nelle sue componenti distintive Fonetica, Visuale, Concettuale.

In sostanza il Giudice è chiamato a valutare se tra il marchio registrato e il segno distintivo accusato di contraffazione sussista una somiglianza visiva, fonetica e/o concettuale, complessivamente apprezzata, di tale intensità da determinare il rischio di confusione per il pubblico qualora i due segni siano utilizzati per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini. In relazione poi al tipo di marchio registrato e all’oggetto della protezione, una o più delle componenti sarà determinante: ad es. la componente fonetica e concettuale nel marchio registrato per distinguere un servizio; la componente visiva nel marchio registrato consistente nella forma del prodotto e della confezione  – forma che può costituire essa stessa oggetto di registrazione come marchio.

Spesso dirimente per la soluzione dei conflitti tra marchio registrato e segni similari è l’apprezzamento della capacità distintiva del marchio registrato: cd. criterio della Valutazione della Forza/Debolezza (originalità e individualità) del segno distintivo. Un marchio forte è ad es. un nome di fantasia che concettualmente non richiami e non abbia alcuna capacità descrittiva del prodotto o servizio che contraddistingue. Al contrario è un marchio debole quello costituito esclusivamente o principalmente dalla denominazione o raffigurazione generica del prodotto o servizio o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio o nel linguaggio corrente sono usati per designare la natura, la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Quando il  marchio registrato è un marchio forte, il Giudice valuterà il segno distintivo simile accusato di contraffazione come maggiormente confondibile perché più facilmente identificabile dal pubblico con il marchio registrato o ad esso associabile.

Vedi anche:

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Come prevenire la contraffazione dei marchi

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Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo contraffazione marchio ed uso illegittimodi vietare l’utilizzazione, da parte di terzi, dello stesso marchio o di un marchio simile (e, dunque, idoneo a confondere i consumatori) per prodotti identici o simili. La registrazione del marchio è il mezzo più efficace per assicurare e sfruttare i diversi valori (di individualizzazione, riconoscimento  e distinzione del prodotto e/o servizio con effetti sulla capacità d’immagine, commerciale, di attrazione della fiducia dei clienti) che il segno contiene e rafforza.

Strumento efficace per prevenire o reagire alla contraffazione e ad usi non legittimi del proprio marchio è la sorveglianza. Tale ricerca, affidata ad un professionista specializzato nella proprietà intellettuale, permette di sorvegliare, attraverso l’investigazione delle banche dati di interesse, l’esistenza di segni distintivi identici e/o simili richiesti o già registrati come marchio in data successiva alla registrazione del proprio marchio per il territorio di validità del proprio marchio.

La sorveglianza, condotta dal professionista, consente di scoprire le eventuali violazioni non note al titolare del marchio al fine di decidere le misure da adottare per far rispettare i diritti derivanti dal marchio. La successiva eventuale  tutela del marchio può condursi progressivamente mediante:

  • – l’invio di una lettera di diffida al contraffattore;
  • – l’avvio di un’azione legale.

Con la diffida si intima al contraffattore di ritirare una domanda o di limitare una domanda di marchio confondibile a determinati prodotti e/o servizi, per evitare ogni rischio di confusione con il proprio marchio. Tuttavia, la definizione bonaria della lite non è sempre possibile; il contendente del marchio registrato, presunto contraffattore, può non dar seguito alle richieste esposte nella diffida perché, in buona o cattiva fede, si ritiene legittimato ad usare quel segno (ad es. ritiene che il marchio registrato sia nullo per mancanza di novità per genericità o uso diffuso del segno, per mancanza  di capacità distintiva, ecc.).

In tal caso, l’azione civile di contraffazione è necessaria. Tale azione deve proposi davanti alle Sezioni Specializzate per la  Proprietà Industriale ed Intellettuale costituite presso i più importanti Tribunali d’Italia. L’azione di accertamento della contraffazione è caratterizzata da peculiari ed efficaci mezzi di ricerca delle prove della contraffazione (descrizione e sequestro dei prodotti e/o servizi contraffatti); da cautele  attivabili anche prima o in corso di causa (sequestro e inibitoria dell’utilizzo dei prodotti e/o servizi contraffatti); da rimedi risolutivi o persuasivi/dissuasivi della contraffazione in caso di accertamento della violazione quali l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto;  l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità; in caso di inibitoria, la fissazione di una somma dovuta dal contraffattore per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento; la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell’autore della violazione; il risarcimento del danno, anche da mancato guadagno e la pubblicazione della sentenza.

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Dopo la diffida e alternativamente all’azione giudiziale, alle tutele suddette, in alcuni casi si può fare ricorso a procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie, come l’arbitrato o la mediazione. Il principale vantaggio dell’arbitrato consiste nel fatto che, in genere, si tratta di una procedura meno formale e più rapida di quella giudiziaria. Inoltre, una decisione arbitrale è più facile da far eseguire sul piano internazionale di una sentenza giudiziaria. Uno dei vantaggi nella mediazione è che le parti possono mantenere il controllo del procedimento di risoluzione della controversia, ciò che può essere utile a mantenere buoni rapporti con l’impresa contendente.

Avv. A. Persia

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Utilizzi non legittimi dei marchi

contraffazioneLa contraffazione del marchio si sostanzia nell’uso non legittimo di un marchio, identico o simile ad altro marchio oggetto di registrazione, per distinguere prodotti identici o affini o, qualora il marchio registrato abbia acquisito lo status di marchio che gode di rinomanza, anche prodotti non affini. La registrazione del marchio si effettua depositando formale domanda di registrazione del marchio.

In Italia il deposito della domanda di registrazione del marchio italiano si effettua presso l’U.I.B.M. – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso ogni Camera di Commercio provinciale oppure mediante in modalità  telematica (deposito online). L’esame della domanda di registrazione del marchio, come di ogni altro titolo di proprietà industriale per cui si chieda la registrazione o il brevetto, è di competenza esclusiva dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La registrazione del marchio costituisce, secondo la  normativa italiana compilata nel Codice di Proprietà Industriale,  il titolo di proprietà industriale Marchio Registrato. Al titolare del diritto di proprietà industriale – Marchio Registrato –  il Codice di Proprietà Industriale conferisce diritti esclusivi esercitabili contro chiunque e oggetto di ampia tutela. In particolare, il titolare del marchio registrato  ha  facoltà di fare uso esclusivo del marchio per tutto il periodo di validità della registrazione, rinnovabile illimitatamente.

A tale facoltà esclusiva corrisponde il diritto del titolare di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

In particolare,  il titolare del marchio può vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. Presupposti della contraffazione del marchio, ne deriva, sono l’uso nell’attività economica  di un marchio identico o simile ad un marchio registrato che possa creare confusione con i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio registrato o comunque trarre vantaggio dalla rinomanza o recare pregiudizio alla rinomanza del marchio registrato altrui, senza il consenso del titolare del marchio registrato.

Le nozioni di uso e di attività economica sono da interpretarsi con significato lato. In particolare alla nozione di uso corrisponde sia l’uso attuale e concreto sia l’uso potenziale consistente negli atti idonei e diretti in modo non equivoco a preparare il futuro concreto utilizzo del marchio (ad. es. riproduzione del marchio su etichette apposte a campioni dei prodotti, riproduzione del marchio sulla carta per la corrispondenza commerciale commerciale, ecc.).

L’attività economica è da intendersi come qualsiasi attività non diretta  alla esclusiva soddisfazione personale dell’agente che abbia una valenza patrimoniale sia dal punto di vista dell’arricchimento patrimoniale sia dal punto di vista della non diminuzione patrimoniale.

Altro presupposto della contraffazione del marchio è l’assenza del consenso del titolare del diritto di marchio registrato all’utilizzo da parte del terzo agente. Il consenso, normalmente e qualora non sia mera tolleranza, è formalizzato in un contratto sotto forma di accordo per la licenza del marchio, con il quale il titolare del marchio concede al terzo agente, in via esclusiva o concorrente con sé o altri, la totalità o parte dei diritti e delle facoltà di godimento e di utilizzo del marchio. Il contratto di licenza, per essere opponibile ai terzi, deve essere trascritto presso il registro dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Elemento essenziale per la realizzazione della contraffazione del marchio è la potenzialità e idoneità confusoria, ingannevole o pregiudizievole dell’utilizzo del marchio identico o simile al marchio registrato. Infatti, soltanto nel caso di identità tra i marchi (marchio utilizzato in via di fatto e marchio registrato) e di identità dei prodotti/servizi da essi contraddistinti la contraffazione è presunta per legge in via assoluta. Negli altri casi (somiglianza dei marchi per prodotti identici, identità dei marchi per prodotti affini, somiglianza dei marchi per prodotti affini, identità/somiglianza del marchio utilizzato in via di fatto per contraddistinguere prodotti non affini al marchio registrato che goda di rinomanza, ecc) la contraffazione va valutata in concreto soccorrendo a tal fine criteri e indici enucleati dall’esperienza (ad es. la diffusione del marchio registrato sia dal punto di vista  territoriale sia dal punto di vista del mercato di riferimento, ecc.) .

La contraffazione del marchio è oggetto di specifica tutela sia in sede civile che penale. Tuttavia le due normative, civile e penale, prevedono requisiti e rispondono ad esigenze diverse pur se collegate dalla necessaria realizzazione dell’utilizzo di un marchio potenzialmente confusorio e ingannevole rispetto all’altrui marchio registrato.

L’oggetto della tutela civilistica della contraffazione del marchio è essenzialmente la libera iniziativa economica in un quadro di concorrenza leale. Il marchio, cioè, quale segno distintivo dell’attività economica è protetto affinché possa  svolgere la sua funzione individualizzante, distintiva appunto della provenienza del prodotto o del servizio e favorente la libera determinazione dell’acquirente, nonché, a seguito dell’emersione recente di ulteriori profili di tutela, la sua funzione di indicatore di qualità del prodotto o del servizio.

L’oggetto della tutela penalistica (artt 473 e. 474 c.p. è l’attentato alla pubblica fede costituito dalla volontaria riproduzione o utilizzo o commercio del marchio registrato altrui  nell’ambito dell’attività economica dell’agente, ciò che costituisce pericolo per la fede pubblica con conseguente danno alla leale concorrenza e all’economia nazionale.

Avv. A. Persia

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