Non esistono certezze assolute

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Come regola generale sappiamo che due marchi non devono essere confondibili graficamente, foneticamente, visivamente. Prendiamo in esame due casi opposti le cui decisioni giurisprudenziali portano ad alcune riflessioni.

Nel primo caso si tratta della diatriba che ha visto come protagonisti il Chianti Classico, marchio di prestigio nel settore vinicolo, depositato anteriormente ed il marchio Ghisu, raffiguranti entrambi un gallo e depositati nella medesima classe. I marchi in questione si somigliano solo per la parte grafica essendo la loro dicitura dissimile. La battaglia legale è stata vinta dal Chianti Classico dinanzi al Tribunale Ue, il quale ha respinto il ricorso da parte dei titolari del marchio Ghisu, anche se i due marchi risultano simili solo dal punto di vista grafico-visivo.

Il marchio notorio è il marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza. L’intento da parte di un soggetto che deposita dopo un marchio anche solo simile nella medesima classe è quello di sfruttarne la notorietà senza avere alcun diritto, in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela. La decisione del Tribunale Ue pertanto ha lo scopo di evitare il cd. “parassitismo commerciale”.

Un altro caso, contrario a questo, ha affrontato una battaglia tra nomi quasi identici con simboli grafici talmente differenti da non creare confusione. Qui lo stesso Tribunale Ue tra i marchi Panthé e Panther, nonostante la somiglianza letterale, ha ritenuto non sussistere il rischio di confusione in quanto presenti differenze concettuali e visive tra i due marchi.

Pertanto, alla luce di quanto esaminato, possiamo sostenere che non è possibile affidarsi a certezze assolute. I fatti vanno valutati caso per caso, allo scopo di prevenire quanto più possibile questa eventualità. Nel momento in cui si effettua la registrazione di un marchio è importante accertarsi che non ci sia un marchio identico o simile a quello che si intende depositare: per questo motivo che è sempre consigliabile, anche se non obbligatorio, procedere con una ricerca di anteriorità (identità o similitudine) che indaghi sull’esistenza di marchi identici o simili.

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Vediamo perchè

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La rappresentazione di segni distintivi a sfondo calcistico è carente di una forte identità concettuale in relazione a prodotti e/o servizi commercializzati con quel marchio nel settore sportivo.

Lo ha stabilito la Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) in seguito ad una diatriba che riguardava l’opposizione presentata dalla Panini avverso la registrazione di un marchio depositato dall’ex calciatore Jurgen Klinsmann visivamente molto simile a quello della nota casa editrice.

Inizialmente la Commissione accoglieva le ragioni avanzate dalla Panini ma in seconda battuta, dopo l’opposizione presentata da Klinsmann, ha ritenuto di stabilire che la difformità tra i due segni è tale da non recare confusione; quindi ha concluso affermando che non vi è somiglianza e pertanto il marchio può essere registrato.

La Commissione ha precisato che il rischio di confusione “deve essere determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, sulla base dell’impressione complessiva da questi prodotta”.

Pertanto, nel caso di specie la valutazione non ha rilevato alcuna somiglianza:

1. Visiva perchè i due marchi sono dissimili cioè non sono uguali;
2. Fonetica in quanto sono figurativi e non vi è somiglianza di suono;
3. Concettuale perchè non c’è un concetto chiaro da associare al segno (debolezza concettuale).

Una somiglianza di fatto tra i marchi sussiste quando gli stessi sono parzialmente identici per almeno uno dei tre punti elencati sopra. La rappresentazione di un calciatore deve essere considerata come debole.

Come regola generale, è importante sapere che l’utilizzo di parole, espressioni e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del prodotto contraddistinto, conferiscono ad un marchio una maggiore capacità distintiva rendendolo “forte”. Il marchio forte è quindi molto fantasioso e si discosta dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue.

Pertanto, quanto più un marchio sarà considerato descrittivo (cioè semplicemente descrittivo di alcune qualità del prodotto) tanto più risulterà debole; in questo caso risulterà scarsa anche la tutela di cui potrà godere nei confronti di marchi simili (ne abbiamo parlato qui). 

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