come comportarsi quando sono uguali

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Un dominio internet è dotato di carattere distintivo proprio come il marchio; vediamo come ci si comporta quando sono uguali o molto simili tra loro. Prima di analizzare sinteticamente i vari casi, elenchiamo subito quali sono quelli che possono verificarsi:

1. marchio noto esistente e successiva registrazione di un nome a dominio uguale;

2. marchio non noto esistente e successiva registrazione di un nome a dominio uguale;

3. nome a dominio e successiva registrazione di un marchio uguale.

In generale, quando si verifica un caso di identicità tra un marchio ed un nome a dominio, la recente giurisprudenza tende ad orientarsi verso l’applicazione della normativa sulla proprietà industriale; ciò detto, esaminiamo i vari casi.

Il primo caso è riconducibile alla pratica scorretta del “cybersquatting”; essa consiste nella registrazione di nomi a dominio uguali a marchi esistenti dotati di notorietà. È indubbio che il fine sia quello di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio; il titolare di quest’ultimo può agire legalmente per ottenere la riassegnazione del nome a dominio in questione.

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cosa accade quando il titolo di un’opera ed un marchio sono uguali?

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Supponiamo che venga registrato un marchio identico al titolo di un’opera creata anteriormente ed ovviamente protetta dal diritto d’autore: in caso di controversia, è più forte il diritto d’autore o il marchio? Premettiamo che un caso del genere non ha una chiara ed inequivocabile soluzione, bensì richiede un esame di svariati fattori da parte di un legale specializzato.

Facciamo tuttavia delle considerazioni: la legge sul diritto d’autore protegge il titolo dell’opera contro terzi che lo utilizzano nello stesso ambito senza il consenso del suo autore; essa cioè garantisce al titolare dell’opera, la possibilità di vietare che il titolo dell’opera venga riprodotto senza il suo consenso.

Quando ciò avviene tra due opere la soluzione è quindi chiara e semplice, ma quando vengono a scontrarsi il titolo di un’opera ed un marchio, allora la situazione è più fumosa; per prima cosa occorrerebbe accertare se il titolo dell’opera anteriore può considerarsi notorio o meno.

Se si tratta di un titolo di indubbia notorietà, sarà possibile impedirne la successiva registrazione come marchio da parte di un terzo, proprio in virtù della sua popolarità (ricordiamo che il requisito di novità è fondamentale per la registrazione di un marchio).

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si possono registrare anche solo dei colori

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Una certa combinazione di colori è in grado di rendere un prodotto immediatamente riconoscibile e distinguibile dagli altri; il colore dona infatti un impatto visivo che cattura l’attenzione e può condizionare un acquisto. Un utente percepisce all’istante il colore di un prodotto e lo associa subito alla relativa marca prima ancora di averne letto il nome.

Il colore può dunque conferire un’efficacissima distintività e caratterizzazione ad un prodotto; è questo il principale motivo per cui è possibile registrare come marchio uno o più colori abbinati tra loro. È cioè possibile registrare come marchio la sola combinazione di più colori, senza alcuna dicitura abbinata.

Una combinazione di colori registrata come marchio, potrà essere utilizzata su un prodotto, un macchinario, per identificare un servizio e così via. Un esempio quotidiano lo ritroviamo quando per strada cerchiamo un distributore di carburante; le strutture dei vari impianti di erogazione, sono contraddistinte da un ben preciso abbinamento di colori. Capita un po’ a tutti di associare immediatamente il colore alla casa madre anche senza leggerne il nome.

Si può registrare come marchio anche solo un colore; in questo caso si esclude però che possa essere impiegato un “colore puro”, privo cioè di variazioni cromatiche. Il motivo è rappresentato dal fatto che l’esclusiva di utilizzo di quel determinato “colore puro” non può essere data a nessuno, cioè non può essere limitata ad un solo soggetto.

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le regole per un’idonea classificazione di un marchio

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Nel momento in cui si deposita una domanda di marchio, occorre designare una o più classi nelle quali far valere il marchio; abbiamo già più volte scritto che ci si deve avvalere della Classificazione di Nizza, scegliendo tra le 45 classi in essa contenute. Ciò che invece non è stato sufficientemente chiarito, è come scegliere la classe e cosa specificare dopo averla individuata. È dunque opportuno procedere in questo modo:

1. scegliere la classe
2. specificare i prodotti/servizi che verranno contraddistinti dal marchio

In merito al punto .1, abbiamo cercato di rendere agevole questa operazione trasferendo sul nostro sito la banca dati gratuita di TMclass; cliccando su un qualsiasi servizio della nostra piattaforma online, troverete la casella “ricerca classe” nella quale digitare semplicemente il tipo di prodotto/servizio per il quale volete individuare la classe. Verrà visualizzata una lista di prodotti/servizi che contengono il termine digitato, tra i quali scegliere quello più rappresentativo.

Occorre aggiungere una cosa importante: tenendo conto che un marchio può essere registrato in più classi, sceglietene di ulteriori pensando a possibili sviluppi futuri. Chiariamo con un esempio: il marchio che si sta registrando riguarda una “birra” e quindi si cercherà la classe corrispondente alle birre, però in futuro (forse) si produrranno con quello stesso marchio anche degli “snack” quindi, tenendo conto che non si possono aggiungere classi ad un marchio già registrato, è opportuno scegliere in fase di deposito anche la classe degli “snack”.

In merito al punto .2 va detto che

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tutelarsi è necessario perchè i Cinesi non sono stupidi

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Partiamo dall’ipotesi che vogliate ritagliarvi una  piccola fetta di quell’immenso mercato che è la Cina e che quindi stiate muovendo i primi passi; la prima cosa che dovete avere molto bene in mente è che i Cinesi sono molto “svegli” e prontissimi (oltre che rapidissimi) ad  approfittare di ogni spiraglio di azione che gli viene lasciato.

Non siate quindi sprovveduti e non fate l’errore di pensare che la Cina sia ancora quel Paese arretrato di qualche decennio fa. Una decina di anni fa la Cina è entrata a far  parte dell’OMC (è entrata cioè nel mercato globale) e da allora non solo ha avuto una progressione economica straordinaria, ma le sue aziende hanno anche capito benissimo come muoversi abilmente nel mercato globale per sopperire alla loro mancanza di “avviamento”.

Questo ritengo sia uno degli aspetti su cui porre maggiore attenzione, ovvero il fatto che le aziende Cinesi hanno spesso bisogno di quell’avviamento commerciale che gli manca. Per chiarire facciamo un esempio: un’azienda Italiana arriva a disporre di un marchio con delle credenziali (notorietà, fama di affidabilità, serietà ecc.) dopo anni di attività ed investimenti, creando quell’avviamento che invece manca attualmente alla stragrande maggioranza di aziende Cinesi.

Ecco quindi il motivo principale per cui un’azienda Cinese cercherà di impadronirsi del vostro marchio, o  brevetto, o altro titolo di Proprietà Intellettuale: poter disporre di un avviamento commerciale che non ha, per potersi espandere ed aggredire il mercato. Essa quindi sfrutterà qualsiasi opportunità a sua disposizione, a meno che non siete attenti e non adottiate degli accorgimenti, o meglio ancora una strategia preventiva.

Il PRIMO passo da compiere, prima ancora di pensare a come meglio muoversi, è quello di tutelarsi registrando il proprio marchio, brevetto, design, anche in Cina; l’Ing. Giovanni de Sanctis, ex-direttore dell’IPR Desk di Pechino, lo sportello a disposizione delle imprese Italiane per la tutela dei marchi (oggi purtroppo non più operativo), fornisce qualche dato: su più di un centinaio di aziende monitorate, solo il 15% aveva preso una qualche precauzione.

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