come comportarsi quando sono uguali

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Un dominio internet è dotato di carattere distintivo proprio come il marchio; vediamo come ci si comporta quando sono uguali o molto simili tra loro. Prima di analizzare sinteticamente i vari casi, elenchiamo subito quali sono quelli che possono verificarsi:

1. marchio noto esistente e successiva registrazione di un nome a dominio uguale;

2. marchio non noto esistente e successiva registrazione di un nome a dominio uguale;

3. nome a dominio e successiva registrazione di un marchio uguale.

In generale, quando si verifica un caso di identicità tra un marchio ed un nome a dominio, la recente giurisprudenza tende ad orientarsi verso l’applicazione della normativa sulla proprietà industriale; ciò detto, esaminiamo i vari casi.

Il primo caso è riconducibile alla pratica scorretta del “cybersquatting”; essa consiste nella registrazione di nomi a dominio uguali a marchi esistenti dotati di notorietà. È indubbio che il fine sia quello di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio; il titolare di quest’ultimo può agire legalmente per ottenere la riassegnazione del nome a dominio in questione.

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cosa accade quando il titolo di un’opera ed un marchio sono uguali?

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Supponiamo che venga registrato un marchio identico al titolo di un’opera creata anteriormente ed ovviamente protetta dal diritto d’autore: in caso di controversia, è più forte il diritto d’autore o il marchio? Premettiamo che un caso del genere non ha una chiara ed inequivocabile soluzione, bensì richiede un esame di svariati fattori da parte di un legale specializzato.

Facciamo tuttavia delle considerazioni: la legge sul diritto d’autore protegge il titolo dell’opera contro terzi che lo utilizzano nello stesso ambito senza il consenso del suo autore; essa cioè garantisce al titolare dell’opera, la possibilità di vietare che il titolo dell’opera venga riprodotto senza il suo consenso.

Quando ciò avviene tra due opere la soluzione è quindi chiara e semplice, ma quando vengono a scontrarsi il titolo di un’opera ed un marchio, allora la situazione è più fumosa; per prima cosa occorrerebbe accertare se il titolo dell’opera anteriore può considerarsi notorio o meno.

Se si tratta di un titolo di indubbia notorietà, sarà possibile impedirne la successiva registrazione come marchio da parte di un terzo, proprio in virtù della sua popolarità (ricordiamo che il requisito di novità è fondamentale per la registrazione di un marchio).

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si possono registrare anche solo dei colori

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Una certa combinazione di colori è in grado di rendere un prodotto immediatamente riconoscibile e distinguibile dagli altri; il colore dona infatti un impatto visivo che cattura l’attenzione e può condizionare un acquisto. Un utente percepisce all’istante il colore di un prodotto e lo associa subito alla relativa marca prima ancora di averne letto il nome.

Il colore può dunque conferire un’efficacissima distintività e caratterizzazione ad un prodotto; è questo il principale motivo per cui è possibile registrare come marchio uno o più colori abbinati tra loro. È cioè possibile registrare come marchio la sola combinazione di più colori, senza alcuna dicitura abbinata.

Una combinazione di colori registrata come marchio, potrà essere utilizzata su un prodotto, un macchinario, per identificare un servizio e così via. Un esempio quotidiano lo ritroviamo quando per strada cerchiamo un distributore di carburante; le strutture dei vari impianti di erogazione, sono contraddistinte da un ben preciso abbinamento di colori. Capita un po’ a tutti di associare immediatamente il colore alla casa madre anche senza leggerne il nome.

Si può registrare come marchio anche solo un colore; in questo caso si esclude però che possa essere impiegato un “colore puro”, privo cioè di variazioni cromatiche. Il motivo è rappresentato dal fatto che l’esclusiva di utilizzo di quel determinato “colore puro” non può essere data a nessuno, cioè non può essere limitata ad un solo soggetto.

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le regole per un’idonea classificazione di un marchio

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Nel momento in cui si deposita una domanda di marchio, occorre designare una o più classi nelle quali far valere il marchio; abbiamo già più volte scritto che ci si deve avvalere della Classificazione di Nizza, scegliendo tra le 45 classi in essa contenute. Ciò che invece non è stato sufficientemente chiarito, è come scegliere la classe e cosa specificare dopo averla individuata. È dunque opportuno procedere in questo modo:

1. scegliere la classe
2. specificare i prodotti/servizi che verranno contraddistinti dal marchio

In merito al punto .1, abbiamo cercato di rendere agevole questa operazione trasferendo sul nostro sito la banca dati gratuita di TMclass; cliccando su un qualsiasi servizio della nostra piattaforma online, troverete la casella “ricerca classe” nella quale digitare semplicemente il tipo di prodotto/servizio per il quale volete individuare la classe. Verrà visualizzata una lista di prodotti/servizi che contengono il termine digitato, tra i quali scegliere quello più rappresentativo.

Occorre aggiungere una cosa importante: tenendo conto che un marchio può essere registrato in più classi, sceglietene di ulteriori pensando a possibili sviluppi futuri. Chiariamo con un esempio: il marchio che si sta registrando riguarda una “birra” e quindi si cercherà la classe corrispondente alle birre, però in futuro (forse) si produrranno con quello stesso marchio anche degli “snack” quindi, tenendo conto che non si possono aggiungere classi ad un marchio già registrato, è opportuno scegliere in fase di deposito anche la classe degli “snack”.

In merito al punto .2 va detto che

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4 cose importanti da sapere

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Registrare un marchio è piuttosto semplice, ma tale semplicità non deve portare a pensare che dalla registrazione nascano solo diritti e nessuna potenziale complicazione. Sottolineiamo dunque alcune importanti cose che è necessario sapere prima di registrare un marchio:

1. Si può ricevere subito un’opposizione se si cerca di registrare un marchio identico o molto simile ad uno già esistente.
   La tutela garantita al titolare di un marchio, gli consente di opporsi alla registrazione di un marchio nelle medesime classi, qualora questo sia confondibile con il proprio. Nel caso di marchio nazionale ad esempio, grazie alla procedura semplificata di opposizione, se si cerca di registrare un marchio identico (o molto simile) ad uno già esistente, il titolare di quest’ultimo può presentare subito opposizione costringendovi a difendervi e/o a rinunciare in partenza al vostro marchio.
2. Se il marchio che si vuole registrare non viene accettato o viene ritirato, il denaro speso per la domanda di registrazione non viene restituito.
   Se supponiamo che in seguito ad un’opposizione voi dobbiate ritirare la vostra domanda di marchio, i costi inizialmente sostenuti per tale domanda di registrazione non verrebbero in alcun modo resi. Stesso dicasi se la vostra domanda non viene accettata per un qualsiasi motivo. Questa regola vale per qualunque ufficio ricevente, ad esempio UIBM (marchi nazionali) oppure OAMI (marchi comunitari).
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